DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS

Por CARMELO MÓDICA

BAREIRO-MÓDICA ABOGADOS

Info@bareiromodica.com.py

Arandurã Editorial

Asunción – Paraguay

2007 (533 páginas)

PRÓLOGO

         Conozco al doctor Carmelo Módica debido a nuestra común actividad como abogados especializados en propiedad industrial en general y en derecho de marcas en particular. Sé de él, que siempre ha estado más interesado en el análisis riguroso y en el estudio de los casos que le encomiendan sus clientes, en lugar de las relaciones públicas y el marketing que, cada vez con mayor intensidad, se presentan como exigencias inevitables para las organizaciones profesionales que integramos.

         Pero también sé, por experiencia propia, lo difícil que nos resulta a los abogados activos tener que escribir sobre la materia de nuestra especialidad, no ya por falta de conocimientos y experiencia, sino por la necesidad de realizar valoraciones concretas sobre las diferentes soluciones legales a estudio, cristalizando así, en blanco y negro, puntos de vista que no serán, en el futuro, los que necesariamente tendremos que utilizar en defensa de los intereses de nuestros clientes.

         El doctor Módica ha logrado superar exitosamente los obstáculos que se le presentaron para culminar esta obra "Derecho Paraguayo de Marcas", que me enorgullece prologar. Es la misma, la creación de un hombre con formación jurídica y con conocimientos teóricos y prácticos, pero también es el trabajo de un docente - actividad que ejerce con vocación y cariño en la cátedra de Filosofía de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Asunción-. Y aunque pueda parecer de poca importancia en un texto de derecho, está impecablemente escrito, en forma inteligente, con una prosa clara y concisa que revela la formación periodística de su autor.

         Se trata de un libro que, centrado en el derecho de marcas y volcado preferentemente al análisis del ordenamiento jurídico paraguayo en la materia, logra algunos equilibrios que no eran fáciles de obtener y que procuraré destacar en los siguientes párrafos. En primer lugar, se pone énfasis en que ésta es una disciplina jurídica que forma parte de los derechos de propiedad industrial y, en forma más general, de los derechos de propiedad intelectual.

         En el Capítulo I se incluye una síntesis de las principales posiciones doctrinarias que, a través del tiempo, han ido construyendo una relación -que no termina de ser definitiva-, entre el mundo de los derechos de propiedad industrial y el de los derechos autorales. Pero el doctor Módica concluye acertadamente que "ha ganado terreno -y la tendencia es irreversible- el tratamiento conjunto de los derechos de propiedad industrial con los de autor, dentro de un fondo único de derechos intelectuales".

         Fruto de esta tendencia es la aparición de obras que analizan conjuntamente los problemas de los derechos autorales y de la propiedad industrial. Por ejemplo, en el Uruguay, la doctora Beatriz Bugallo ha publicado recientemente su Tratado de Propiedad Intelectual, y en poco tiempo más tendremos una obra de similares características del escribano Diego Chijane. Pero se trata de una tendencia que no solamente se refleja en el ambiente académico, sino que llega incluso a los ámbitos institucionales, es así que la ASIPI, la asociación internacional que nuclea a los profesionales del área en las Américas, cambió su nombre el pasado año, pasando a ser la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, en lugar de la anterior referida a la Propiedad Industrial.

         Mas no solamente se trata de quitarle al derecho de autor el monopolio sobre los derechos de propiedad intelectual, porque existen otros derechos que tienen rasgos que permiten incluirlos en una misma categoría, sino que también -señala acertadamente Módica- existe una tendencia cada vez más marcada que lleva al desplazamiento de los derechos de autor al ámbito industrial.

         Este concepto me parece de una enorme importancia. En cierta forma, al menos en el mundo jurídico latinoamericano, los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, los profesionales especializados en ellos, éramos incluidos en una categoría marginal, de escasa importancia práctica y con ninguna significación teórica. Los autoralistas, en cambio, así como el "derecho de autor", aunque sin lograr la trascendencia que todavía sigue teniendo el derecho civil, penal, comercial o procesal y sus respectivos especialistas, habían logrado un papel más destacado.

         Ahora comenzamos a darnos cuenta que los derechos que recaen sobre los "bienes intangibles" o sobre los signos distintivos o sobre las creaciones del intelecto humano, tienen una importancia cada vez mayor en las sociedades contemporáneas, en particular desde el punto de vista económico. La existencia de enormes corporaciones internacionales ha desplazado la producción industrial de sus metrópolis hacia países periféricos con ventajas comparativas por ofrecer condiciones laborales mucho más favorables. Y las grandes potencias, que conservan el monopolio científico y tecnológico, luchan, más que por la colocación de su producción manufacturera, como sucedió hasta bien entrado el siglo XX; por la defensa de las patentes de invención -caso de los Estados Unidos- y de las denominaciones de origen -caso de la Unión Europea-, para poner algunos ejemplos concretos.

         En lo personal -y aprovecho esta oportunidad para insistir en este concepto- el conocimiento jurídico debe distinguir la diferente naturaleza jurídica que tienen los aspectos morales y patrimoniales de los derechos autorales. Unos, a mi juicio, son derechos inherentes a la personalidad humana, al igual que otros tantos que tienen generalmente expresa consagración en las constituciones de la mayoría de los países del mundo, los otros, integran una categoría común con los derechos de propiedad industrial y otros derechos patrimoniales inmateriales que derivan de la explotación de los signos distintivos de las personas.

         Un segundo aspecto que me parece importante rescatar de la obra del doctor Módica, es su permanente intención de acudir, no solamente a los textos jurídicos de su propio país, sino a los diversos tratados internacionales que regulan el derecho de marcas y que han sido recogidos, en forma prácticamente unánime, por las diversas legislaciones. Junto a esto, la solvente utilización de una exhaustiva y actualizada bibliografía internacional para ilustrar sus puntos de vista, apoyado en las doctrinas más recibidas.

         Porque si existe una tendencia inevitable hacia la integración del derecho de marcas con los restantes derechos de propiedad intelectual, también resulta imparable la vocación internacionalista que caracteriza al mismo.

         Cuando una y otra vez repetimos, como cosa común y con algunas excepciones notables como sucede en el caso de la Comunidad Europea, que la protección de los derechos marcarios en particular y de los derechos de propiedad industrial en general, debe hacerse país por país, solemos olvidar que existe esa internacionalización cada vez más acentuada de estos derechos.

         La misma se debe a que se aprueban tratados internacionales que son ratificados por cada vez mayor cantidad de países. Un lugar fundamental lo tiene, sin lugar a dudas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que hoy forma parte de los ordenamientos jurídicos de prácticamente todos los países del mundo. Pero también tenemos que mencionar el Convenio de Estocolmo de 1967 que creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el ADPIC (o TRIPS según su sigla inglesa), y las diversas Convenciones Interamericanas que se han ido sucediendo a través del tiempo. Ello sin olvidar el Acuerdo de Madrid que todavía no ha sido ratificado por Paraguay ni por la mayoría de los países latinoamericanos, pero que aparece como una probabilidad cierta en el futuro de los mismos.

         Se debe también a la obra de la OMPI que, en forma permanente, estimula el desarrollo y perfeccionamiento de las oficinas locales, buscando difundir prácticas comunes, así como la uniformización de las legislaciones nacionales.

         Pero existe una tarea mucho más anónima pero mucho más efectiva que ha contribuido a esa internacionalización. Se trata de la que han realizado los distintos autores - a los que ahora se agrega el doctor Módica- que publican análisis jurídicos que no se limitan a la consideración de las soluciones legales de sus países, sino que las comparan con las de otras realidades, a la vez que utilizan bibliografía extranjera que, a través de sus trabajos, llega a los profesionales que los consultan. Tal vez el ejemplo más acabado de lo que vengo diciendo, sea la reciente aparición del Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres, culminación de la proficua tarea intelectual del doctor José Carlos Tinoco Soares.

         En tercer lugar, me parece importante destacar la importancia de esta obra en el conjunto de la obra jurídica en el Paraguay.

         A diferencia de lo que sucede en los países con poblaciones numerosas e importantes recursos materiales -como sería el caso de Argentina y Brasil, en los cuales existe una bibliografía abundante sobre los más variados temas- los autores de textos jurídicos en los países más pequeños y menos desarrollados, como son mi propio país, Uruguay, y la hermana república guaraní, nos enfrentamos a un desafío que, generalmente tiene poca repercusión. Sabemos -y lo sabe Módica- que se trata de un esfuerzo intelectual y material que no habrá de tener retorno desde el punto de vista económico. También sabemos que nuestro público objetivo es reducido. En mi opinión, ello es una de las explicaciones de que, en nuestros medios, se escriba tan poco de los temas de propiedad intelectual, materia que, en el mundo, adquiere cada vez mayor importancia académica.

         A la bibliografía jurídica paraguaya, sin lugar a dudas, le faltaba una obra como este "Derecho Paraguayo de Marcas". En él, tanto los estudiantes, como los jueces y los profesionales del derecho, podrán encontrar una exposición sistemática de las diversas normas que rigen la materia en su país. También podrán contar con excelentes referencias bibliográficas de los textos nacionales y extranjeros, así como comentarios acertados sobre las distintas opciones interpretativas de los temas que se analizan.

         En los capítulos II y III el autor ha realizado una caracterización de las marcas, su definición, concepto, función y la naturaleza jurídica de los derechos derivados de su uso y registro. En el IV se explica cómo funciona, dentro de la legislación paraguaya, el instituto de la oposición a los registros.

         Algunos aspectos de gran importancia teórica y práctica, como son la existencia de una protección especial a las marcas notorias y la posibilidad de pedir la nulidad judicial de las marcas ya con cedidas o de solicitar la cancelación por falta de uso, son objeto de un análisis pormenorizado en los capítulos V, VI y VII, respectivamente. En este último caso, se incluyen algunas valoraciones sobre la validez y el alcance del instituto. Bien sabido es que algunos pocos países, entre los que se cuenta el Uruguay, todavía no han incorporado a sus legislaciones la obligatoriedad del uso y su consecuencia inevitable que es la posibilidad de que terceros pidan la cancelación de las marcas registradas que no se usan. Y, desde el punto de vista teórico, se han discutido las conveniencias e inconvenientes de una y otra de las soluciones legales. El doctor Módica expone, a mi juicio con acierto, la necesidad de armonizar la exigencia legal del uso compulsivo, con la imprescindible necesidad que tienen las empresas de tener marcas de reserva o marcas de defensa.

         Los capítulos VIII, IX y X están dedicados a la consideración de las licencias y cesiones de marcas, del nombre comercial -tema que históricamente se ha incluido dentro de las leyes de marcas aunque tiene su propia autonomía- y de otros signos distintivos, como son las indicaciones geográficas y las marcas colectivas, de certificación y de garantía.

         Algo que me parece novedoso y de gran utilidad, es incluir un capítulo destinado al análisis de los temas de la competencia desleal (capítulo XI). Como bien se ha dicho, la protección de las marcas registradas, en definitiva, es una forma de proteger la lealtad en la concurrencia y de evitar las prácticas desleales que consisten, básicamente, en la imitación de los signos distintivos ajenos como forma de aprovecharse del prestigio de otros, en beneficio propio.

         Pero el tema de la concurrencia desleal no se agota con la consideración de la utilización o imitación de marcas u otros signos distintivos previamente registrados o en uso, o en la intención de impedir el registro y uso de quienes todavía no han registrado en el país marcas que tienen en uso en el exterior, sino que incluye una enorme gama de posibilidades. Entre ellas, el doctor Módica ha dedicado especial atención a los temas de la publicidad comparativa y de la publicidad engañosa, los que tienen una estrecha relación con el tema de las marcas y son de actualidad. Sin lugar a dudas, como la tarea publicitaria está relacionada con la creatividad humana aplicada al ámbito mercantil, los jueces se encuentran frente a enormes dudas teóricas a la hora de dictar una sentencia en temas que enfrentan, de un lado, el interés en la lealtad de la competencia, y del otro, la libertad de creación. Y en este punto, la obra del doctor Módica contribuirá a aclarar los conceptos y a buscar el equilibrio en la defensa de derechos muy respetables.

         Siempre he sostenido que los especialistas en el tema de marcas nos movemos dentro de dos círculos que convergen pero no se superponen. El primero es el mundo del registro. Cada uno de nosotros tiene que dominar los requisitos legales para lograr que su cliente obtenga el registro de su signo marcario, que lo va a convertir en titular de un derecho de defensa frente a los que quisieran impedir el uso de su marca y de acción frente a quienes intentaran usar un signo igual o confundible con el suyo. El segundo es el mundo real, el de la actividad industrial, mercantil o publicitaria. Allí es donde, en realidad, se juega el partido más importante.

         No tengo duda que hay países -aunque cada vez son menos- en los cuales la fabricación de productos con marca falsa o la introducción de los mismos desde el exterior son poco frecuentes. Ya sea porque existe una cultura de respeto del ordenamiento jurídico, ya porque las sanciones a los infractores son muy severas, ya porque la relación costo-beneficio no justifica el riesgo. Pero países pequeños como Uruguay y Paraguay, ubicados estratégicamente entre grandes mercados como son Argentina y Brasil, con sistemas judiciales, aduaneros y policiales en muchos aspectos inadecuados, han visto desarrollar hasta el cansancio la práctica del contrabando y de la falsificación marcaria, que si bien no son idénticos, en muchos aspectos están relacionados.

         Por eso me parece de una enorme utilidad que el doctor Módica haya incluido en su "Derecho Paraguayo de Marcas" los capítulos XIII, XIV y XV, dedicados al análisis, respectivamente, de los delitos en que incurren los que usurpan marcas ajenas, de las medidas preparatorias que tienen los titulares de las marcas para evitar el daño que les ocasionaría tener que esperar el final de un juicio para lograr parar la comercialización fraudulenta y, por último, de las medidas administrativas en frontera, que comienzan a convertirse en una herramienta de una enorme utilidad práctica a la hora de combatir este flagelo de nuestras economías. En los mismos, no solamente se enseñan los aspectos teóricos del tema, sino que se ilustra al lector con una enorme cantidad de citas jurisprudenciales, que sin duda responden a la experiencia que el autor ha adquirido en su vida profesional combatiendo la piratería marcaria.

         El capítulo XVI trata del agotamiento del derecho de los titulares de las marcas y tiene, también, una gran importancia práctica. En efecto, la libre circulación de mercaderías basada en el principio de la libertad de comercio, encuentra una excepción en el monopolio que la ley otorga al titular de una marca registrada, quien puede llegar a impedir que entren a un país productos con marcas iguales o semejantes a las suyas. Pero ese derecho -como sucede con todos- tiene sus límites. Los mismos son analizados en este capítulo, junto al importante tema de las importaciones paralelas que, sin lugar a dudas, es uno de los puntos que ha generado mayores discusiones en el ámbito académico y jurisprudencial, porque en él confluyen los legítimos derechos de los propietarios de las marcas, en contradicción con el interés general de que se expandan y se internacionalicen las relaciones comerciales.

         El capítulo final está dedicado a la relación de los nombres de dominio y marcas. No es frecuente encontrar este tema analizado en los tratados o manuales especializados en derechos de marcas. En primer término porque se discute su naturaleza jurídica como signo distintivo o no. En segundo lugar porque se trata de un tema demasiado reciente, sobre el cual todavía no existen soluciones legales en muchos países y pocas sentencias judiciales. Aquí, el lector encontrará no solamente una caracterización de los nombres de dominio y del sistema paraguayo de adjudicación de los mismos, sino que tendrá información muy actualizada de las distintas posiciones doctrinarias, así como sobre los conflictos que se plantean entre diferentes titulares y, en particular, de los problemas de colisión con los derechos de propiedad intelectual, especialmente con las marcas registradas y los nombres comerciales, tanto como las posibles soluciones de esos conflictos.

         La tarea de escribir un prólogo no es fácil. En cierta forma, quien tiene a su cargo la misma, debe presentarle al público -generalmente en apretada síntesis, pero de la forma más fiel posible- tanto al autor como a la obra. Para lograrlo, tiene que buscar lograr desentrañar el espíritu que está plasmado en la estructura del libro que prologa, con independencia de su relación con quien lo ha escrito. Espero que las líneas precedentes hayan cumplido con la finalidad buscada y sirvan al lector que, al dar vuelta esta página, comenzará a conocer una completa, actualizada y certera visión del "Derecho Paraguayo de Marcas".

         Montevideo, marzo de 2007

         Dr. Mario Daniel Lamas

CAPITULO I

DERECHO MARCARIO

I. UBICACIÓN

         1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

         El 14 de julio de 1967 se suscribió en Estocolmo el convenio que creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Dicho convenio precisó la expresión propiedad intelectual como comprensiva de los derechos relativos "a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal; y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".

         Con un criterio eminentemente práctico, pero también atendiendo que todos los derechos mencionados comparten el hecho de referirse a bienes inmateriales, la OMPI dio al conjunto la de nominación común de derechos de propiedad intelectual. Ha de advertirse que esos derechos tenían ya una elaboración doctrinaria que los había agrupado en dos ámbitos diferentes aunque afines. Por un lado, algunos eran reconocidos como derechos de propiedad industrial y otros, como integrantes de los derechos de autor y conexos. Dadas las similitudes que presentaban en algunos aspectos, la doctrina los había ido acercando y los ubicó en una nueva categoría de derechos sobre bienes incorporales. Lo que la OMPI hizo fue englobar esos derechos ya reconocidos por distintas legislaciones y con amplio respaldo doctrinario, pero se abstuvo de definirlos.

         Debe destacarse que algunos autores cuestionan que técnicamente hablando haya realmente "propiedad" en los llamados derechos de propiedad intelectual. Afirman que éstos son aplicables a bienes inmateriales, por lo que no corresponde sobre ellos el dominio clásico, ya que éste se refiere a cosas corporales, tangibles, sean muebles o inmuebles. Se ha dicho que "tratándose de creaciones intelectuales, no es posible poseer u ocupar físicamente el objeto de manera que queden excluidas de hecho terceras personas de poseerlo u ocuparlo. Por su naturaleza, las creaciones intelectuales pueden ser usadas y aprovechadas por un número ilimitado de personas simultáneamente. El hecho de que una persona use o aproveche la creación intelectual no impide que otra persona pueda hacer igual cosa al mismo tiempo, claro está que con autorización del titular del derecho. En tal virtud, puede considerarse que lo esencial tratándose de creaciones intelectuales es reglamentar el uso, aprovechamiento o explotación de la creación (1)". En otras palabras, según este criterio, no existe una propiedad, al menos en su significado tradicional, sino un monopolio de uso sobre el objeto incorporal, sobre el que su titular tiene derechos plenos, sea por haber creado (o ideado) el bien intangible o por haberlo adquirido. Más allá de la posición doctrinaria que se adopte en la cuestión (2), la práctica ha impuesto la consideración del derecho de propiedad sobre las marcas. Así lo establece la Ley 1294/98.

         2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

         El Art. 1° párrafo 2) del Convenio de París expresa que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal".

         Gama Cerqueira define los derechos de propiedad industrial como el conjunto de los institutos jurídicos dirigidos a garantizar los derechos sobre las producciones intelectuales del dominio de las industrias y mantener la lealtad de la competencia comercial e industrial (3)(4). Otro brasileño, Gabriel J. Leonardos, considera la propiedad industrial como "la rama del derecho comercial que se ocupa de la lealtad de la competencia, entendida ésta de manera amplia, incluyéndose en ella la prohibición del uso no autorizado de invenciones, marcas y diseños protegidos a nombre de terceros, así como el desvío de clientela ajena por medios fraudulentos (5)". Refiriéndose a estos derechos, dice Lipszyc que "mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y son reconocidos para estimular y recompensar la creación intelectual, otros, medie o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores (6)". Las invenciones y descubrimientos científicos (amparados por patentes), los dibujos y modelos industriales son los que siempre se originan en un acto de creación intelectual, pues implican la plasmación de ideas en objetos materiales nuevos, Las marcas pueden originarse de esa forma, pero esto no ocurre en todos los casos. Cuando se idea un signo de fantasía, sea en las palabras, sea en el diseño, hay creación intelectual; cuando se utiliza un vocablo corriente como marca, no la hay. Sencillamente se lo emplea con una función de identificar productos o servicios. Lo mismo puede decirse de los nombres comerciales (7). La competencia desleal nada tiene que ver con la creación, pues se refiere exclusivamente a la regulación legal de la disputa por la clientela, pero se la relaciona con las marcas, atendiendo que éstas constituyen gran parte del ámbito en que aquélla se desarrolla. Algunos autores prefieren hablar de derecho de la competencia, como un sector jurídico definido. Inicialmente, los conocidos hoy como derechos de propiedad industrial surgieron dentro del derecho comercial. Más aún, en un primer momento fueron agrupados como integrantes de un llamado derecho industrial.

         Para Roubier, un autor francés generalmente citado por los tratadistas, las marcas, las patentes de invención y los nombres comerciales implican la existencia de tres elementos que constituyen la síntesis de los derechos de propiedad industrial: a) una explotación o empresa en el sentido económico del término, es decir, de cara a un esfuerzo tendiente a la obtención de beneficios por medio de la puesta a disposición de objetos o productos (no menciona servicios) a los consumidores; b) la explotación o empresa supone la creación o desarrollo de una clientela, cuyas compras permitirán la remuneración de la actividad del titular de la explotación; c) una exclusividad en provecho de su beneficiario, que le asegura -y sólo a él- el derecho de producir el objeto previsto, o por lo menos el derecho de colocar sobre este objeto ciertos signos que permitirán a la clientela reconocer su producción (8).

         La OMPI considera tres tipos de derechos de propiedad industrial, según la naturaleza del objeto protegido: Protección de soluciones técnicas (invenciones, modelos de utilidad, variedades vegetales y topografía de circuitos integrados); protección del aspecto de artículos utilitarios (diseños industriales); protección de signos distintivos (marcas, nombres comerciales e indicaciones de procedencia) (9). A este último grupo es posible incorporar los llamados nombres de dominio.

         Ha ganado terreno-y la tendencia es irreversible- el tratamiento conjunto de los derechos de propiedad industrial con los de autor (10), dentro de un fondo único de derechos intelectuales. Esto no sólo obedece a una razón práctica, sino a que presentan en común el hecho de ser todos ellos derechos inmateriales que, si bien tienen un propietario o titular, permiten que los bienes que protegen puedan eventualmente ser usados al mismo tiempo por distintas personas.

         En síntesis, el derecho marcario es reconocido como parte de los derechos de propiedad industrial y éstos lo son de los derechos intelectuales.

         3. DESPLAZAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR AL ÁMBITO  INDUSTRIAL

         En los últimos tiempos se ha ampliado el contenido de la expresión "producciones intelectuales del dominio de las industrias", pues el ámbito de ellas no se limita a lo que se entiende como derechos de propiedad industrial técnicamente hablando. Hay productos fabriles que pueden no estar protegidos por una marca sino por el derecho de autor, o incluso estar amparados por ambos, como es por ejemplo el caso de algunos juguetes que representan a conocidos personajes de historietas o películas. Esta protección del derecho de autor, propia de las obras artísticas, transferida al campo industrial, ha tenido aplicación práctica concreta en nuestro medio con algunos casos en que se han atacado determinados productos espurios -en particular juguetes y prendas de vestir- sobre la base del registro del derecho de autor en el extranjero de los personajes falsificados o copiados identificados con esos bienes, atendiendo que su propietario no los había registrado como marcas en el país (11).

         Cabe considerar que ha habido un desplazamiento de los derechos de autor al ámbito de la propiedad industrial o que se ha formado un campo difuso de transición entre un tipo de derechos y otro. Atendiendo esta realidad, el brasileño Tinoco Soares distingue obras de arte pura de las que llama obras artístico-industriales. Señala que las pinturas, escultura, literatura y las obras musicales, "dada su naturaleza específica, podrán entenderse como obras de arte pura u obras de arte propiamente dichas, lo que de hecho son. Las otras obras de arte, que llevan el sobrenombre de figuras animadas, mediante la evolución por la cual pasaron, tendrán que entenderse, en adelante, como siendo obras artístico-industriales, nombre éste que adoptamos como el más aconsejable para identificar esta especie (12)".

         Otro caso concreto del derecho de autor con activa participación en el campo industrial es el del software. La represión de la piratería en este ámbito se hace basada en los programas informáticos, que están protegidos por derechos de autor, al menos en la legislación paraguaya.

         Atendiendo la utilización industrial cada vez más acentuada de obras protegidas por los derechos de autor, ese criterio tiene en la actualidad un valor relativo para distinguir la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial (13). Por eso, en el estado presente de la elaboración doctrinaria de la materia, lo más prudente es utilizar un punto de vista descriptivo para identificar esos derechos y, por el momento, desechar una definición clásica por género propio y diferencia específica. En consecuencia, derechos de propiedad industrial son los comprendidos por las marcas, las invenciones de aplicación industrial, los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal, esta última, de carácter eminentemente comercial, incluida por razones prácticas, ya que buena parte de esa protección es otorgada contra conductas que afectan las marcas y el nombre comercial (14).

         Entendemos que, partiendo del fondo común de ser ambos derechos incorporales, lo que realmente distingue los derechos de propiedad industrial de los de autor, es que estos últimos se refieren siempre a obras de creación del espíritu, cualquiera haya sido el objetivo con que se las haya creado. Los de propiedad industrial pueden ser también resultado del poder creador del hombre, pero no necesariamente. "Las marcas -dice Zavala Rodríguez- son signos distintivos cuya selección no importa un trabajo intelectual; se tutela un nombre o una combinación de colores, no porque tengan ningún significado artístico, sino porque tienen una función distintiva, y en la vida comercial es ventajoso que las mercaderías y productos de uno no se confundan con los de otro (15)".

         En un plano práctico, hay entre derechos de propiedad industrial y derechos de autor distinciones fundamentales. Por un lado, los primeros (dejando aparte el tópico de la competencia desleal) deben estar registrados para que pueda ejercerse su defensa, mientras que los de autor son defendibles a partir de su creación, sin que sea requisito para ello su registro (aunque éste sea muy útil como medio de prueba). La otra distinción, referida en particular a las marcas, radica en el hecho de que la protección sobre éstas es eterna -siempre, claro está, que el propietario renueve periódicamente su registro y que no se lo anule o se declare su caducidad por sentencia judicial-, aunque limitada en principio a los países donde haya sido registrada, mientras que el derecho patrimonial del autor dura toda la vida de éste y se extiende a sus herederos sólo hasta 70 años después de su muerte, con vigencia en todos los países. Una tercera y muy importante distinción radica en que la protección que otorga el derecho de autor sobre la creación es absoluta, vale decir que incluye todos los ámbitos, mientras que, tratándose de marcas, salvo que sean notorias, ellas sólo están resguardadas con respecto a productos y servicios para los cuales han sido registradas, así como aquéllos que les son afines.

         4. DERECHO DE MARCAS

         Derecho marcario es aquella rama del derecho de propiedad industrial que regula el régimen de marcas de fábrica y de comercio: la adquisición de la propiedad de una marca, los derechos emergentes de ella, su conservación, su pérdida, su defensa administrativa y judicial, etc.

         Aunque en sentido estricto no sean parte del derecho marcario, por razones de afinidad se incluyen en él otros derechos de propiedad industrial, como el relativo al nombre comercial y el referido a la represión de la competencia desleal, que la misma Ley de Marcas regula.

         La relación entre derecho marcario y represión de concurrencia desleal es muy estrecha, ya que uno y otra protegen generalmente al propietario de marcas con respecto a terceros que eventualmente pretendan apropiarse de ellas, aunque no todas las posibilidades de competencia ilícita se refieran a marcas. Se ha indicado que, aun si no existiera derecho marcario, el uso exclusivo de estos signos tendría la protección de los jueces, pero para el efecto en cada situación conflictiva el propietario de una marca copiada o imitada por un tercero tendría que demostrar que quien lo hace actúa de mala fe para confundir a los consumidores en beneficio propio. "La creación del Registro de Marcas y el conjunto de normas jurídicas que regulan esa creación y su funcionamiento -expresa Lamas- permiten cumplir aquella finalidad de tutela de los signos distintivos de una empresa de una forma más práctica y más sencilla. Por el solo hecho de haber registrado su marca, el titular goza de la protección jurídica del estado, pudiendo impedir que otra persona use, para los mismos o similares productos o servicios, el mismo signo u otro confundible, sin necesidad de probar que quien lo ha copiado o imitado actuó de mala fe, alcanzándole con acreditar simplemente que su signo está registrado y el otro es confundible (16)".

         5. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS

         Si bien la primera ley marcaria de Paraguay data de 1889, hay un antecedente de fecha más temprana en materia de propiedad industrial. El 27 de mayo de 1843 Carlos Antonio López promulgó una ley de invenciones, con el nombre de "Declaración de las condiciones y derecho que aseguran el goce de las ventajas concedidas a la nueva invención o nueva introducción de cualquier industria o cualquier género de perfeccionarla" (17).

         La Constitución de 1870 reconoció la propiedad exclusiva que el creador tiene sobre su obra, invento o descubrimiento, lo mismo que la Carta de 1940, con alguna modificación (18). La Constitución de 1967 hizo mención del reconocimiento del mismo derecho, así como el del autor y el del investigador que alcanza un descubrimiento científico. Se debió esperar hasta la Constitución de 1992 para que se incluyera el derecho del propietario sobre la marca.

         Con respecto a la Ley de 1889 "de las marcas de fábrica y de comercio", se ha comentado: "De una estricta interpretación que imponía el sistema atributivo, por elaboración de la jurisprudencia se admitió que no necesariamente el primer solicitante de una marca tenía el mejor derecho para obtener el registro, sino que se sopesaron otras razones, como la legitimidad del derecho del solicitante y su buena fe (19)". Por decreto del 30 de junio de 1927 se estableció una nomenclatura para productos, reunidos en 25 clases.

         El primer convenio internacional en materia marcaria del que tomó parte Paraguay fue el Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica, suscrito en Montevideo 1889, que se convirtió en ley paraguaya ese mismo año (20). En 1929 nuestro país suscribió la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

         En 1979 se sancionó la Ley N° 751, la segunda en materia de marcas del país, que fue modificada parcialmente en 1987 por la Ley N° 1258. Como innovaciones, presentó la inclusión de las marcas de servicio, las licencias de uso, nulidad de registro, denominaciones de origen, marcas colectivas, nombre comercial, la represión de la competencia desleal, infracciones civiles y penales contra las marcas, así como medidas precautorias.

         Una nueva nomenclatura fue establecida por Decreto N° 10.732, del 23 de octubre de 1979, que adoptó la clasificación oficial del arreglo de Niza de 1957 (21), con lo cual se incorporaron los servicios. Las primeras 34 clases correspondieron a productos y de la 35 a la 42, a servicios.

         En 1994 se ratificaron dos importantes tratados internacionales. Por Ley N° 300 se aprobó el Convenio de París. Éste introdujo el reconocimiento de la marca notoria. Por Ley N° 444 se aprobó el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", conocido por sus siglas ADPIC, en español, y TRIPS en inglés. Una de las principales novedades en materia marcaría fue establecer que la notoriedad también debía tenerse en cuenta con respecto a una marca en el sector pertinente del público.

         En 1998 se sancionó la actual Ley N° 1294 de Marcas, que actualizó nuestro derecho marcario, incorporando todas las novedades de los dos tratados mencionados. Es de particular importancia la obligación del uso de la marca.

         En 2002 se adoptó la clasificación de la octava edición de la Clasificación de Niza. La nueva nomenclatura mantuvo las 34 clases de productos, pero extendió las de servicios hasta la clase 45. Este cambio dio lugar a que las renovaciones de las marcas registradas según la anterior clasificación tuvieran que ser adecuadas a la nueva (22).

NOTAS

¹Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para el Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial, Patentes e Información Tecnológica, Asunción, 14 y 15 de junio de 2001, p. 3.

² Cf. pp. 49 y sgtes.

³GAMA CERQUEIRA Joao da, Tratado da Propriedade Industrial, Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1982. Vol. I, p. 62. En su definición Gama Cerqueira menciona "derechos de autor". Preferimos cambiar por "derechos" a secas, pues la expresión derechos de autor tiene en la actualidad un significado concreto y específico.

⁴El mismo Gama Cerqueira cita a Ladas, quien rechaza la expresión "propiedad industrial" con los siguientes argumentos: "En el fondo, este término no es apropiado. En primer lugar, la palabra industrial es ambigua: proviene del término industria, que puede ser tomado en un sentido estrecho, oposición a comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas ó bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra propiedad no se aplica aquí a los objetos tangibles, a los cuales él se refiere en general; está llamado, en cambio, a comprender intereses y derechos muy heterogéneos" (Ibíd., p. 67). Ha de tenerse, en cuenta, sin embargo, que la propiedad referida exclusivamente a objetos tangibles no es la única acepción de ella, sino que también hay propiedad sobre el patrimonio. En la nota al pie del Art. 2312° del Código de Vélez (fuente del Art. 1873° de nuestro Código Civil), el jurista argentino expresó: "El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como bienes... Una pluralidad de bienes exteriores tal, que pueda ser considerada como una unidad, como un todo, se llama una universalidad en este Código. Si es por la intención del propietario, es universitas facti, si por el derecho, universitas juris". La propiedad industrial se refiere a esta propiedad de derechos susceptibles de apreciación pecuniaria y no a la propiedad como derecho real.

⁵Citado por Helena Cándida Lisboa Gaede, en "Importaçao paralela en concurrencia desleal", Revista de la Associaçao Brasileira de Propriedade Intelectual", julio-agosto de 2006, p. 43.

⁶LIPSZYC Delia, Derechos de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco/Cerlalc/ Zavalía, Buenos Aires, 2001. p. 13.

⁷Cf. Cap. IX.

⁸Citado por LEONARDOS Luiz, "Apreciaçâo do conflito entre marcas e nomes comerciais", en Revista da Associaçao Brasileira de Propriedade Intelectual, Sao Paulo, julio-agosto de 1999, p. 36.

⁹ Documento de OMPI citado, p 4.

¹⁰Las obras literarias, artísticas y científicas son el objeto del derecho de autor; las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones radiofónicas son el objeto de los derechos conexos (Lipszyc, p.14).

¹¹Como ejemplo, en nuestro medio las campañas anti-piratería de los juguetes representativos de los personajes de televisión británica Teletubbies y los de la serie de tres películas sobre la novela de "El señor de los anillos" se hicieron hace unos años sobre la base de sus respectivos copyrights (derecho patrimonial sobre la obra de creación, como parte de los derechos de autor) registrados en Estados Unidos, pues localmente no estaban registrados como marcas. Los derechos sobre una marca surgen con su registro en el país. El autor, en cambio no necesita registrar su creación para ejercer sus derechos sobre ella.

¹²TINOCO SOARES José Carlos, "La propiedad industrial y su interrelación con otros derechos intelectuales", en IX° Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Washington, 1986, pp. 4 y sgte. Agrega el autor "Dentro de esta línea de razonamiento no se puede dejar de considerar tampoco los nombres de personajes o títulos de películas seriales, para los cuales adoptamos la terminología de nombres o títulos artístico-industriales. No resta, pues, la menor duda, que aunque estas figuras animadas, los nombres de personajes o títulos de películas seriales mantengan siempre viva su imagen inicial, hoy tienen objetivos mucho más amplios, que son de no limitarlos a las publicaciones impresas de todo tipo, a las películas cinematográficas o de televisión, pero sí de alcanzar el mayor número de aplicaciones industriales, no tan sólo por la utilización de las figuras, pero también por el uso de sus respectivos nombres". Menciona Tinoco Soares que "a pesar de que se reconozca la legitimidad de la obra, la misma no está siempre debidamente amparada cuando se la aplica industrialmente en la fabricación de objetos, ni tampoco cuando se la adopta para nombres de mercaderías o distinguir servicios". En realidad, la situación ha cambiado. En nuestra legislación, por ejemplo, la Ley de Marcas prohíbe el registro como marca de una obra protegida por un derecho de autor, y la Ley de Derechos de Autor y Conexos reprime, tanto civil como penalmente, la utilización de parte de terceros de obras que tengan esa protección.

¹³Citando un fallo jurisprudencial argentino, se ha comentado que "todo aquello que está regido por la ley de patentes de invención, de modelos o diseños industriales y de marcas, tiende, directa o indirectamente, a la satisfacción de necesidades o comodidades materiales (conservación de la vida y la salud, bienestar físico, habitación, viajes, etcétera). Esto último constituye lo que se conoce como propiedad industrial" (FARINA Juan, Contratos comerciales modernos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 614). Sin embargo, esta definición no resiste el hecho práctico de que con relación a los objetos fabricados bajo la protección de derechos de autor sobre personajes de dibujos animados, éstos funcionan como marcas, es decir, derecho industrial. Los límites son poco menos que imposibles de determinar. Farina también cita otro fallo argentino que pretende distinguir entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial: "Tres prestigiosos autores italianos enseñan que la originalidad creativa puede ser también de sustancia, pero debe ser sobre todo de forma, porque, a diferencia del derecho de propiedad industrial, el derecho de autor se limita a cubrir la forma de la obra, mientras que la sustancia, puesta con la publicación a disposición del público, pueda ser por éste libremente disfrutada. No se trata, además, de la forma puramente externa, sino de aquella forma interna, representativa, que está constituida por una especial agrupación, asociación, sucesión, movimiento o contraste de conceptos, de sensaciones, de emociones, que, reproducidos por la mecánica espiritual que es especial de cada individuo, constituye una representación original de un contenido de hechos, de ideas o de sentimientos" (Op. Cit. p. 615).

¹⁴Se van agregando más figuras al listado de derechos industriales. Por ejemplo, hay coincidencia entre los autores de que el régimen de nombre de dominio por Internet corresponde a este ámbito, por lo que se encuentra a la espera de una regulación jurídica que tenga en cuenta su ubicación. En particular habrán de presentarse conflictos entre marcas y nombres de dominio, como ya ha habido en otros países.

¹⁵ZAVALA RODRÍGUEZ Carlos Juan, Régimen legal de los dibujos y modelos industriales, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1962, p. 55.

¹⁶LAMAS Mario Daniel, Derecho de marcas en Uruguay, Barbat & Cikato, Montevideo, 1999, p.55.

¹⁷El Art. 1° de la ley expresa: "Todo descubrimiento o nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor…". Sin embargo, el Art. 3° legaliza la apropiación de una invención ajena: "Cualquiera que introdujere en la República un descubrimiento estrangero (sic), gozará de las mismas ventajas como si fuese el inventor".

¹⁸En realidad, si bien la modificación fue de una palabra (se suprimió el carácter de "exclusivo" del propietario de la obra, invento o descubrimiento), se trató de una cuestión sustancial, pues se dejó margen constitucional para privar a la creación intelectual de la condición monopólica del creador.

¹⁹BERKEMEYER Hugo, "Reseña de la Propiedad Industrial en Paraguay. Tendencias actuales", en Derecho de la Propiedad Industrial, obra colectiva de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Industrial (APAPI), Asunción, 1989, p. 124.

²⁰En el libro de APAPI encontramos la mención de una sentencia dictada casi cien años después, en que se aplicó el Tratado de 1889. Fue en Ac. y Sent. No. 43, del Tribunal de Cuentas, que hizo lugar a la oposición contra el registro de la marca Peuser, clase 18, sobre la base del registro argentino de la misma marca (APAPI, p. 858).

²¹Paraguay adoptó la clasificación, pese a no haberse incorporado al Arreglo de Niza.

²²En realidad, la reclasificación ha tenido que hacerse concretamente con marcas registradas en la anterior clase 42, que incluía "servicios varios". Algunas veces marcas cuyos servicios eran muy diversos han debido ser reclasificadas en más de una clase. Por ejemplo, una marca incluía, dentro de la 42, servicios de importación, exportación y representación; servicios de agencias de viaje; servicios de ingeniería; servicios de alimentos para el consumo; servicios de salones de belleza. Al realizarse la renovación, se la hizo en las clases 35 (importación, exportación y representación), 39 (agencias de viaje), 42 (ingeniería), 43 (alimentos para el consumo) y 44 (servicios de belleza).

CAPÍTULO II

LA MARCA

1. GENERALIDADES

         1. CONCEPTO

         Todas las definiciones de marcas tienen un fondo común, al coincidir en que, ella consiste, en esencia, en un signo que distingue productos o servicios (1). Es lo que dice precisamente la primera parte del Art. 1° de la Ley N° 1294/98 (2).

         La marca fue en un principio un signo con el cual un industrial, comerciante o agricultor diferenciaba sus productos de aquellos que eran de la competencia. Se encontraba directamente liga da al productor o comerciante en particular, identificando los bienes que éstos elaboraban o vendían, y estaba relacionada muy estrechamente con el criterio de buena fe que debe existir en el tráfico mercantil. Era, según afirma Ladas, un aspecto de la protección contra la competencia desleal. El enfoque fue evolucionando hacia "el reconocimiento de la marca como una propiedad perteneciente al comerciante que la había usado de una manera tal, que en la mente de los consumidores llegaba a distinguir los bienes a los cuales ella iba adherida con respecto a los demás bienes (3)". Es decir, se pasó del concepto de un signo diferenciador que evitaba la competencia desleal al de una propiedad del titular de la marca. La evolución no se ha detenido, pues en la actualidad la marca, si bien sigue siendo fuente de beneficios para su propietario, ha dejado de tener una relación inequívoca con él. Cada vez son menos los casos en que se vincula una marca con un determinado fabricante, dado que los signos se transfieren con facilidad de una empresa a otra y, además, las licencias de uso y las franquicias comerciales hacen que una misma marca sea utilizada por distintos empresarios que fabrican artículos de consumo o proveen los servicios bajo un mismo signo. Más que estar asociadas a empresas concretas -aunque esto todavía existe en no pocos casos-, las marcas son en la actualidad signos identificadores de productos o servicios determinados y abren expectativas en los consumidores con respecto a los bienes que distinguen. "Ellas crean, mantienen y desarrollan -dice Ladas- una asociación en la mente del público con quienes las usan. Esta asociación es un activo de gran valor (4)".

         Atendiendo el funcionamiento de las marcas en el comercio, ellas condensan valor en sí mismas -debido a la calidad del producto que identifican o, en la mayoría de los casos, a las campañas publicitarias en su respaldo-, independientemente de quienes se benefician de ese valor -dueños de las marcas, licenciatarios de ellas o franquiciados -, pues en la mayoría de los casos los signos están desligados de una relación perceptible con sus propietarios. Esto significa que la identificación no es de la marca con su titular, sino con el producto o el servicio.

         2. CLASIFICACIÓN

         El concepto de marca no se limita a lo visual, sino que el signo también puede impresionar otros sentidos, como sería el caso de una marca sonora bien característica, algún olor o sabor concretos o determinada percepción táctil. Claro está que las posibilidades de marcas no visuales son en nuestro país por ahora teóricas, pues en las condiciones actuales es harto dudoso que se admitan signos sonoros, odoríferos o consistentes en un sabor determinado, fundamentalmente por falta de infraestructura técnica para registrarlos y reproducirlos. Siempre que resulte posible hacerlo, será en cada caso necesario exteriorizar gráficamente el signo a los efectos de su registro, lo que parecería más accesible para el sonoro, siempre, entendemos, que sea susceptible de anotación, lo que nos parece que ha de resultar muy difícil para sonidos no musicales. Esta amplitud de posibilidades teóricas surge de la eliminación del adjetivo "visible" que acompañaba al sustantivo signo en la definición dada por la anterior Ley de Marcas (5).

         Nuestra ley, como lo hacen las legislaciones marcarías en general, tras la definición ejemplifica algunas de las formas más conocidas que adquieren las marcas. Y para que no haya dudas, señala que el listado es meramente enunciativo, con la particularidad de que todos los ejemplos se refieren a marcas visuales. De cualquier manera, la posibilidad de idear tipos diferentes de marcas es amplia. La enunciación de la actual ley es la siguiente: "Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas; relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".

         Atendiendo su forma, las marcas pueden ser nominativas, figurativas o mixtas. Se puede decir que la marca nominativa es la representada por inscripciones latinas (de uso occidental), en el sentido amplio del alfabeto romano, por números arábigos y/o romanos, comprendiendo palabras, combinaciones de letras y números. La marca figurativa es la constituida por diseño, figura, imagen, emblema, símbolo o forma fantasiosa de letra o palabra (monograma o logotipo) y de número, así como por inscripción en caracteres no latinos (griego, ruso, árabe, japonés, chino, etc.) (6). Las marcas mixtas son obviamente una combinación de las otras dos, es decir comprenden una parte nominativa acompañada de una etiqueta o logotipo, es decir, una palabra o conjunto de palabras más un diseño.

         En cuanto al bien al cual van aplicadas las marcas, éstas pueden ser de productos o de servicios. Las de productos identifican un objeto material (por ejemplo, cigarrillos, ropas, juguetes, etc.), mientras que las de servicios protegen determinadas actividades (por ejemplo, educación, transporte, asesoramiento jurídico, etc.).

         3. NATURALEZA JURÍDICA

         Hay diversas teorías que explican la naturaleza jurídica del derecho marcario. Pueden ser mencionadas las siguientes:

         a. Teoría de la personalidad. Se funda en dos argumentos diferentes. Por un lado, hay una vinculación directa entre el propietario de una marca y ésta, dado que el titular aplica el signo sobre determinados bienes y servicios. Por otro lado, la marca está identificada con la empresa, cuyos intereses preserva. Esta teoría, en sus dos formas, se encuentra en la actualidad completamente desfasada, tanto porque ya no existe en todos los casos una relación identificable entre el signo y su creador, como porque, desde el momento que las marcas pueden ser transferidas con independencia de la empresa, no cabe decir que ellas la identifiquen. La teoría de la personalidad tiene más sentido referida a los derechos de autor, atendiendo que la creación intelectual constituye una exteriorización de la personalidad del creador, mientras que la marca tiene un contenido económico, que resulta ajeno a los derechos de la personalidad, que protegen otro tipo de bienes.

         b. Teoría de los derechos reales. Según ésta, el derecho del titular sobre la marca es un derecho real. Adopta esta posición la Ley 9279/96 de Propiedad Industrial de Brasil, cuyo Art. 5° establece: "Se consideran bienes muebles, para los efectos legales, los derechos de propiedad industrial". El principal cuestionamiento que puede hacerse a esta posición, además del hecho de que la marca constituya un bien inmaterial, es que el derecho que se ejerce sobre ella no tiene el carácter de perpetuo, propio del dominio sobre las cosas (7). En materia marcaría, puede perderse la propiedad del signo por su anulación judicial o por la declaración judicial de su caducidad. Igualmente es posible perderla por negligencia en renovar el registro. En abono de esta posición se ha señalado que "los derechos de propiedad industrial, como bienes muebles, integran el patrimonio de sus titulares, constituyéndose en elementos del fundo de comercio de las personas, pudiendo ser dados en garantía de préstamos o utilizados en la formación del capital social de empresas de diversos tipos (8)". Cabe deducir del mencionado Art. 5° de la ley brasileña que el propósito de la disposición ha sido identificar, por razones prácticas, los derechos de propiedad industrial con los reales, sin que esto implique que sean de la misma naturaleza.

         c. Teoría de los derechos intelectuales. Fue elaborada por el belga Edmond Picard, quien entendió que estos derechos -entre ellos, la marca- no entraban en la clásica división romana de los derechos: personales, reales y obligacionales, por lo que los consideró como formando una cuarta categoría, precisamente la de los derechos intelectuales. Según Picard, no cabe hablar de derechos de propiedad intelectual, porque la propiedad se aplica sobre objetos materiales. Por eso eliminó la palabra propiedad al referirse a los derechos intelectuales, como manifestación de la capacidad creadora del hombre. "Es lo que hago -expresó-, diciendo simplemente: derechos reales, objeto material, propiedad; derechos intelectuales, objeto cerebral, exclusividad (9)". De acuerdo con esta posición, forman parte de la categoría de derechos intelectuales, tanto los derechos de autor como los de propiedad industrial. Hay tratadistas que cuestionan que la marca pueda ser considerada una creación intelectual, pues la mayoría de las veces se elige un signo y se solicita su registro sin que haya habido actividad creativa alguna. Por eso, tiene más sentido considerar la marca como un derecho de propiedad industrial como subdivisión de los derechos intelectuales.

         d. Teoría de los derechos inmateriales. Tiene, en esencia, el mismo fundamento de la anterior, como una clase especial de derechos. Corresponde al alemán Josef Kohler. Ya el Código de Vélez mencionaba bienes inmateriales como parte del patrimonio de las personas (10). Esto fue recogido en el Art. 1873°, primera parte, de nuestro actual Código Civil: "Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes". La marca es un objeto material susceptible de valor.

         e) Teoría del derecho de monopolio. Una corriente doctrinaria sostiene que no existe técnicamente propiedad de marcas, sino que su protección surge de un derecho de monopolio creado por la ley. Es decir, ésta asegura al titular del registro el uso exclusivo de la marca, a partir de la iniciativa que él ha tenido de identificar determinados productos o servicios con un signo concreto. Otra corriente a fin sostiene que el fundamento de este derecho es el ius prohibendi erga omnes que corresponde al titular de la marca y le permite oponerse a cualquier tercero que pretenda hacer uso del signo. Esta posición presenta contactos con las facultades que el propietario de un derecho real tiene sobre la cosa, con la sensible diferencia de que el dueño de la marca puede ceder a varias personas al mismo tiempo el uso de ella.

         f. Teoría de la explotación. Refiriéndose a los derechos intelectuales en general, los hermanos Mazeaud afirman que no son derechos reales ni personales, sino "derechos de explotación". Consideran inexactas las expresiones "derechos de propiedad intelectual" y "derechos de propiedad industrial (11)", dado que según su criterio no existe propiedad sobre el objeto de esos derechos.

         g. La posición de la Constitución y de la Ley 1294/98. Nuestra Constitución reconoce el derecho de propiedad sobre la marca. Su Art. 110° expresa: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozarán de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". En consonancia con el texto constitucional, la Ley 1294/98 se refiere a la propiedad de la marca, pero sin mayores precisiones al respecto (12). Los artículos 18°, 31°, 95° y 100° mencionan al "propietario de una marca". También el Art. 72° establece que el nombre comercial constituye una propiedad (13). Sin embargo, el Art. 39° sólo se refiere a "los derechos sobre una marca registrada" y el Art. 84° hace alusión al "titular de un derecho de uso exclusivo". En particular, esta última mención contradice el criterio adoptado por el cuerpo legal en cuanto al derecho de propiedad sobre la marca.

         4. FUNCIONES

         La doctrina atribuye a las marcas diversas funciones: de indicación del origen de un producto o servicio; de identificación; de constancia de la calidad del bien; de publicidad.

         De todas esas funciones, la única que tiene valor jurídico es la de identificación, es decir la de distinguir un bien o servicio determinado de los demás, diferenciándolo de todos ellos, ya que se constituye en un requisito básico del signo. La menciona el Art. 1° de la Ley 1294/98. Si un signo determinado no es hábil para distinguir bienes o servicios porque se trata de un nombre genérico, porque se confunde con otro ya registrado o por cualquier otra razón- no podrá ser registrado como marca. Y si, a pesar de ello se lo ha registrado, estará sujeto a eventuales acciones de nulidad. La marca debe ser un signo novedoso, visible y suficientemente distintivo, capaz de distinguir e identificar un producto o servicio con relación a otro fabricado o suministrado por otra

persona. Un autor, Ascarelli, habla de "identificación concurrencial", es decir la distinción que se hace de los distintos productos en el mercado, al expresar: "La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad. Es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y, por lo tanto, su límite es la función distintiva que cumple (14)".

         Esta función de identificación es esencial y establece la característica de la marca, ya que no se requiere que ella constituya una creación de su propietario -puede serlo, pero lo más probable es que no lo sea, cuando se utilice una palabra cualquiera que no implique la plasmación de un signo surgido del propio genio inventivo-, sino que sólo tenga una aptitud distintiva de los productos o servicios a los que es aplicada. En consecuencia, "un signo para ser protegido como marca no necesita ser original, sino que necesita tener aptitud diferenciadora que permita distinguir en el mercado los productos o servicios a los que se aplica de otros productos similares identificados con otras marcas (15)".

         Como se ha visto, la función indicadora del origen de un producto o servicio pudo haber tenido importancia en otras épocas, pero hace tiempo ha dejado de tenerla. Con el desarrollo masivo de la industria, en especial la que se desenvuelve a nivel de firmas trasnacionales, los consumidores ya no identifican las marcas con una determinada empresa industrial. Y, más recientemente, con el auge de las licencias de uso de marca y las franquicias comerciales, hay marcas muy famosas que protegen productos fabricados por empresas diferentes en distintos países, lo que hace extremadamente difícil que al adquirir el artículo correspondiente se tenga conciencia de quién lo ha fabricado, más allá que haya mención de él en la etiqueta del producto (16).

         La garantía de calidad como función de la marca tiene importancia comercial. En la medida en que en la elaboración de un determinado artículo se mantenga en un nivel que satisfaga a los consumidores, se asegura a todos los compradores ciertas condiciones de excelencia que incitan a preferirlo con respecto a otros similares. Con las licencias de uso y las franquicias, se ha vuelto cada vez más difícil mantener los estándares de un producto que lleva una marca muy difundida, pues distintos fabricantes se encargan de elaborarlo a lo ancho y lo largo del mundo. Es por eso que dichos contratos establecen pautas de calidad y controles obligatorios sobre los productos que elabore el licenciatario. Así el propietario del signo busca asegurar el prestigio de éste, que para él tiene valor económico.

         En los últimos tiempos, en que por razones sociales se ha impuesto el criterio de que se receten medicamentos genéricos a fin de dejar librada al consumidor la elección del producto según su capacidad adquisitiva, en lugar de que la importancia de las marcas de fármacos haya declinado, su función de garantía de calidad, por el contrario, ha adquirido mayor relieve. Esto es así porque, si bien hay un abanico de posibilidades en cuanto a la compra de un remedio que comprenda el principio activo recetado por el médico en cada caso, las marcas que tienen un prestigio ya ganado por la eficacia comprobada del producto que distinguen siguen atrayendo la preferencia de los consumidores.

         Ha de advertirse que la función de garantía de calidad es irrelevante desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, "el consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el derecho de marcas (17)". Esto no significa que el consumidor esté completamente desprotegido, sino que ante problemas que eventualmente surjan con respecto a la calidad de un producto, habrá de ampararse no en la ley marcaría, sino en otras.

         En cuanto a la función publicitaria, sin marcas la publicidad sería poco menos que imposible, dado que habría serias dificultades para promocionar productos o servicios a gran escala y a distancia. Existe de hecho una influencia recíproca entre publicidad y marcas: Aquélla se desenvuelve en función de éstas, al mismo tiempo que el renombre de las marcas se obtiene, más allá de la calidad de los productos que amparan -y, a veces, hasta a pesar de ella-, por medio de extensas campañas publicitarias. La función identificatoria distingue los diferentes bienes puestos en el comercio por medio del signo concreto que sus respectivos propietarios les adjudican. Esa identificación permite que se informe sobre ellos -tanto objetiva como interesadamente- y se activen los mecanismos sicológicos que incitan a su adquisición, con lo que tiene lugar la actividad publicitaria.

         Algunos autores añaden la función competitiva de las marcas. Esto se debe a que una apreciable parte de la regulación de las relaciones entre comerciantes en la disputa por la clientela sé hace en función de ellas. Es decir, los empresarios concurren al mercado y compiten en él identificando sus productos o servicios con un signo determinado. La calidad del bien que se ofrece prestigia la marca y, con ello, se gana la preferencia de los consumidores. Sin un signo distintivo, resultaría muy difícil para un fabricante imponer sus productos. Si bien cabe que se los señale como elaborados por alguien en particular, es mucho más sencillo y práctico diferenciarlos con una marca, dado que ésta simplifica la identificación.

         II. REGISTRABILIDAD

         La doctrina ha elaborado principios de esta rama del Derecho a los cuales deben sujetarse los signos que se pretendan registrar como marcas. Son el de la novedad, el de la distintividad, el de la territorialidad y el de la especialidad. Se analizan los dos últimos en otro lugar de este trabajo (18).

         5. LA NOVEDAD

         El principio de la novedad implica que no debe haber un tercero que tenga la propiedad del mismo signo o sobre otro muy similar, o no lo haya solicitado. Si la marca ya está registrada o solicitada para proteger los mismos productos o servicios u otros relacionados con ellos o sea de uso común, no podrá resultar novedosa. Pero la novedad a la que debe ajustarse la marca -a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la patente, en que ha de ser absoluta- es solamente relativa, es decir que no se requiere que el signo carezca completamente de antecedentes, no se haya usado anteriormente para otros productos o servicios o sea una creación del solicitante. Basta con que se aplique por primera vez para distinguir determinados productos o servicios, aunque se trate de una palabra extraída del lenguaje corriente o de un diseño que no tenga ninguna particularidad especial, salvo la de su aplicación inicial al bien concreto que se ha decidido distinguir. Por eso se trata de una novedad relativa (19).

         Cabe destacar que la novedad de una marca no está dada sólo por la inexistencia del registro -o de una solicitud previa- de otra exactamente igual, sino también de alguna con la cual tenga estrechas semejanzas que puedan provocar confusión. Por eso, si ya se encuentra registrado o previamente depositado un signo muy parecido al recientemente solicitado, éste no es novedoso. Claro está que, mientras que quien promueva oposición contra la solicitud por ese motivo afirmará la falta de novedad del signo recientemente solicitado, el solicitante dirá lo contrario y tratará de demostrarlo. Obviamente aquí entrarán a tallar criterios esencialmente subjetivos, además de las circunstancias particulares de cada caso, errando deba decidirse sobre las similitudes entre signos en pugna. Pese a la existencia de algunas decisiones coincidentes, en realidad no hay reglas fijas que permitan determinar la falta de novedad, que deriva en el concepto de "confusión" entre los signos (20). La especialidad enfrenta dos excepciones: la referida a productos o servicios de clases distintas pero relacionados entre sí (21) y la que tiene que ver con las marcas notorias (22).

         La novedad no implica creatividad. Se puede solicitar el registro de una palabra de uso común -siempre que no sea genérica con respecto a los productos o servicios que se habrán de proteger o descriptivos de ellos- y ella se adecuará al principio de la novedad si otra persona no la ha registrado -o solicitado- ya para los mismos productos o servicios. Por ejemplo, el término Pan para distinguir ropas es completamente novedoso -suponiendo que no esté registrado ya en la clase correspondiente-, aunque sea una palabra muy gastada por el uso y no implica la más mínima creación. Pero Pan no puede ser marca para distinguir artículos panificados, ya que es genérica con respecto a este tipo de productos.

         Una importante consecuencia de la novedad es la disponibilidad. Una marca novedosa se halla disponible para su registro. Es importante hacer algunas precisiones al respecto. El Art. 6° quinquies B.1 del Convenio de París establece que podrá rehusarse al registro de marcas extranjeras "cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama". El principio general del Convenio es que la marca registrada en uno de los países signatarios no debe ser rechazada en los demás. Una excepción es la señalada. ¿Cuándo hay derechos adquiridos? Cuando dicha marca -o una muy similar- ya está registrada en el país donde se la pretende registrar. Esto significa que el signo no está disponible aquí. Y aunque se demuestre que la marca que se ha solicitado se halla registrada en otros países, esto no constituirá argumento favorable para que también pueda estarlo aquí si no se encuentra disponible por la razón apuntada.

         6. LA DISTINTIVIDAD

         La marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no sirven para distinguir producto o servicio alguno de otros.

         A fin de determinar la distintividad de un signo verbal, la jurisprudencia norteamericana ha establecido el llamado Test Abercrombie o "Espectro de la distintividad" (23), que ubica las marcas en cuatro categorías: a) de fantasía o arbitrarias (24); b) evocativas (25); c) descriptivas (26); d) genéricas. Las de la primera categoría se consideran siempre distintivas; las evocativas generalmente lo son, pero eventualmente pueden ser confundibles con otras evocativas ya registradas; las descriptivas no son distintivas, salvo que hayan adquirido significación secundaria (27); las genéricas nunca son distintivas.

         7. QUIÉNES PUEDEN SER PROPIETARIOS

         Se ha dejado de lado la obligación de ser comerciante para constituirse en propietario de una marca (28) (29). Y esto es razonable, pues no sólo los comerciantes pueden tener necesidad de la utilización de marcas. Por ejemplo, hay personas jurídicas sin fines de lucro -clubes deportivos, partidos políticos, instituciones educativas- que en determinadas circunstancias venden productos o brindan servicios. El riesgo de esta amplitud en cuanto a la posibilidad de ser propietario de una marca radica en que haya personas que se dediquen a registrar marcas con el solo interés especulativo, es decir para venderlas. Pero a esto puede dedicarse también un comerciante, por lo que la situación es prácticamente la misma con las facilidades existentes para el registro.

         El mencionado riesgo se combate -en teoría, al menos- con el requisito del interés legítimo para ser titular de una marca, según surge de la primera parte del Art. 2° Inc. i de la Ley 1294/98: "No podrán registrarse como marca los signos que se hubieran solicitado o registrado por quien no tuviese un legítimo interés". El Art. 7° del Protocolo del Mercosur expresa en el mismo sentido: "Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés". Este requisito único amplía el universo de los potenciales propietarios de marcas, con el abandono de la limitación a comerciantes, industriales y agricultores como potenciales propietarios. La amplitud está acorde con la realidad económica actual (30).

         Atendiendo que cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de una marca, sin que importe que sea comerciante o no -y sin tener que adecuarse a exigencias concretas-, el concepto de interés legítimo (31) no resulta muy claro o, mejor dicho, no es fácil determinar en qué situaciones faltaría interés legítimo para depositar un signo. Esto es así porque la ley no establece precisiones al respecto, ni la Dirección de la Propiedad Industrial tiene mecanismos para constatar la existencia de ese interés de parte de los solicitantes. Esta exigencia tiene su justificación: "La ley otorga el derecho exclusivo en resguardo de las actividades económicas, de la producción o circulación de la riqueza, del trabajo y del esfuerzo honestos, y en amparo del consumidor. Si se amparara a quien registra marcas con el fin de especular ilícitamente, se dejaría el fin útil de la ley (32)".

         La jurisprudencia argentina ha establecido que hay falta de interés legítimo en una persona -física o jurídica- que solicita el registro de marcas con fines puramente especulativos, con el propósito de venderlas posteriormente (33). Si bien ésta es una causa objetiva para vedar el registro de una marca, a fin de hacerla funcionar se requiere una oposición de quien tuviera justificado interés en oponerse o una acción de nulidad en el caso de que el registro haya sido concedido. Es así porque resulta necesario probar el interés legítimo o la ausencia de él (34). Nos parece, sin embargo, que ante situaciones evidentes de esa falta de interés, la Secretaría de Marcas puede rechazar la solicitud o, por lo menos, formular una objeción contra ella, a fin de que el solicitante probara, eventualmente, el interés legítimo que le asistiese.

         Asimismo, entendemos que no hay interés legítimo en aquellos casos en que la ley establece requisitos especiales para la persona que se dedique a ciertas actividades y alguien que no los reúne pretenda registrar marcas para productos y servicios que habrán de caer dentro del ámbito correspondiente. Por ejemplo, para desarrollar el negocio bancario o el de seguros se requiere la constitución de una sociedad anónima. En consecuencia, una persona -sea física o jurídica- que no tuviera la mencionada forma societaria carecería de interés legítimo en registrar marcas para bancos y servicios de seguro. Lo mismo cabe decir de una persona que pretendiera registrar marcas de medicamentos, sin dedicarse a la elaboración o la venta de estos productos.

         En general, el requisito del interés legítimo en todas sus facetas está en nuestro medio a la espera de decisiones jurisprudenciales que establezcan sus alcances.

         8. LA COPROPIEDAD

         Si bien la ley respectiva no lo menciona, es perfectamente válido que una marca tenga más de un propietario. Esta situación puede surgir del hecho de que el signo haya sido solicitado por dos o más personas en forma conjunta, o que una pluralidad de éstas lo haya adquirido o heredado de la misma forma. No debe confundirse la copropiedad de la marca con la llamada marca colectiva (35).

         Los copropietarios pueden usar separadamente la marca (36). Es conveniente la suscripción de un reglamento de uso entre los copropietarios, a fin de evitar colisiones (37).

         ¿Resulta necesaria la firma conjunta de todos los copropietarios de la marca para ejercer acciones relativas a ella? La Dirección de la Propiedad Industrial permite que cualquiera de aquéllos promueva oposición o la conteste. Esto tiene sentido, pues una iniciativa en defensa de la marca beneficia a todos los copropietarios y no genera costas. Cuando se trate de acciones contencioso administrativas, de nulidad o de caducidad, puede haber condena de costas. Sin embargo, será en última instancia un problema interno entre los copropietarios, lo cual, según entendemos, no impide que uno de ellos promueva por sí solo acciones judiciales en bien de la marca.

         Una autora argentina sintetiza así la situación: "Y si bien deben actuar los copropietarios en las hipótesis de registro, licencia, renovación y transferencia en forma conjunta, pueden en cambio actuar individualmente para deducir oposiciones y para realizar todo acto de conservación y defensa de sus derechos de propiedad que en definitiva beneficiará a todos los titulares (38)".

         Obviamente cada copropietario tiene derecho a enajenar la parte que le corresponde de la marca.

         III. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS

         Tras indicar que "son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios", el Art. 1° de la Ley 1294/98 puntualiza: "Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves, los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".

         9. UNA O MÁS PALABRAS

         El listado comienza con "una o más palabras". Es decir, basta con que el signo esté constituido por una palabra para que pueda registrarse como marca. Incluso lo de "palabra" no debe entenderse en sentido estricto, ya que una sílaba o conjunto de éstas que no constituyan palabras en nuestros idiomas nacionales y hasta quizás en ningún otro, también son admisibles como marcas.

         No hay límite para la cantidad de vocablos que formen parte del signo, es decir pueden ser varias las palabras quedo integren, aunque llegadas éstas a cierto número la marca perderá valor práctico, pues resultará problemático su uso. Lo cierto es que no podrá ser rechazada una marca porque esté formada por una gran cantidad de palabras, por más elevado que sea su número, ya que la ley no establece restricción alguna al respecto.

         10. LEMAS, EMBLEMAS

         La enumeración sigue con lemas y emblemas. En la acepción que corresponde al caso, lema es una frase que se pretende que sea guía de la conducta. Por ejemplo, puede mencionarse aquel que utilizaban los mosqueteros en la célebre novela de Dumas: "Uno para todos; todos para uno". Obviamente, como marca el lema tiene un propósito de impacto comercial y no de declaración ética o de voluntad.

         Dentro del concepto de lema cabe el eslogan (el comercial, dado que existe también en el ámbito político), como expresión breve, muy significativa y fácil de recordar, que es registrable como marca en la clase que corresponda a los productos o los servicios que se pretende promocionar (39).

         En cuanto a emblema, es la representación gráfica de un concepto o idea (40). Como ejemplo, puede mencionarse que más de una compañía de seguros ha formado su propio emblema uniendo figuras de personas y cosas en plena actividad productiva (obreros, agricultores con el arado, chimeneas de fábricas, engranajes de máquinas, etc.), que en conjunto proyectan la idea de producción económica, a la que se da protección o seguridad. Debe atenderse que no puede registrarse como marca un emblema cuando corresponda directamente al producto o servicio que protege la marca, como, por ejemplo, el dibujo de un pan para este alimento o el de un ómnibus para el transporte de pasajeros. La relación entre el emblema y el producto o servicio ha de ser convencional o simbólica, no representativa. Esto se explica, porque es inadmisible que alguien pueda tener el monopolio gráfico del bien representado: En los ejemplos dados, el del pan para producir este alimento y el del ómnibus para el servicio que éste presta.

         11. MONOGRAMAS, SELLOS, RELIEVES, VIÑETAS

         El monograma es la unión entrelazada de iníciales que generalmente sirve para identificar el nombre de una persona (41). Está constituido por un diseño en el cual la unión de las letras es irregular, a diferencia de las siglas en que, en el caso de que éstas incluyan un diseño, en él las iníciales se hallan horizontalmente dispuestas, aunque también pueden ser exclusivamente nominativas. Conseguir el registro de siglas resulta complicado, pues es muy probable que el conjunto de dos o más letras deba soportar alguna oposición, ya que es difícil que se pueda conseguir el requisito de la novedad en materia de combinación de letras, dado que su número en el alfabeto es limitado. En cambio, en el monograma a la combinación de letras se agrega como característica particular del signo la forma gráfica en que ellas están dispuestas, lo que implica que el conjunto puede tener novedad fundamentalmente en su parte figurativa.

         La inclusión de la mención de sellos y relieves como posibles marcas es reminiscencia de las primeras legislaciones marcarías y se viene repitiendo sin que los proyectistas de leyes se detengan a analizar su significado. Unos y otros son procedimientos de impresión que reproducen dibujos, letras, números, etc. En esencia, las marcas son todos estos y no los procedimientos.

         Viñeta significaba anteriormente un dibujo que se ponía como adorno al principio y al fin de los capítulos de un libro (42). No ha cambiado mucho ese sentido, aunque en la actualidad se lo concibe como un conjunto de figuras artísticamente dispuestas. Cualquiera sea el significado que se le dé, entra en la categoría de dibujo. Su mención es, en consecuencia, intrascendente, ya que puede ser considerado como cualquier otro diseño.

         12. NOMBRES

         La ley autoriza el registro de nombres. ¿Qué nombres? La mención no tiene restricciones, por lo que aparentemente sería cualquier nombre. Pero en la práctica no es así.

         En principio no tendría que haber problemas con el nombre propio del solicitante, desde el momento que se trata de un atributo de la persona y ésta tiene derecho a él (Art. 42° del Código Civil). Sin embargo, se trata de un derecho en las relaciones civiles, no en el ámbito comercial, que es el que corresponde a las marcas. Aquí entran en juego derechos de terceros que pudieron haber registrado el mismo nombre u otro similar y los de los consumidores. En consecuencia, el nombre propio podrá ser registrado por su titular siempre que no se preste a confusión con otro ya registrado o solicitado precedentemente. Si el riesgo existe, la solicitud deberá ser rechazada. Por ejemplo, pongamos el caso hipotético de una persona de apellido Klein que solicite el registro de su patronímico como marca en la clase 25 (ropas). Enfrentará la oposición del propietario de la marca notoria Calvin Klein y, si esto no llegara a ocurrir, la solicitud habría de ser rechazada por la Oficina de Marcas. En la Argentina hace varias décadas una persona de apellido Bianchi intentó registrarlo como marca de bicicletas. La solicitud fue rechazada, pues ya estaba registrada la idéntica y muy conocida marca italiana de biciclos.

         Es posible el caso de alguien que, habiendo registrado su nombre completo como marca, llegado el momento pretenda venderlo. Esto sería perfectamente válido, dado que mantendría su nombre para la vida civil, pero ya no dispondría de él como marca comercial. Al respecto se ha advertido que "no existe en realidad una enajenación del nombre registrado como marca, sino la enajenación de una marca que contiene el nombre de una persona (43)".

         ¿Y los nombres que no sean los propios del solicitante? El criterio de la Dirección de la Propiedad Industrial es de rechazarlos, atendiendo la prohibición del Art. 2° Inc J de la Ley de Marcas (44), salvo que se trate de nombres propios, reales o ficticios, convertidos en marcas conocidas: Christian Dior, Pierre Cardin, etc. (45). Es la aplicación de la establecido por el Art. 2° Inc. g de la Ley de Marcas con respecto a "los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus de herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad... (46)". Este criterio aparentemente estricto ha tenido sin embargo sus excepciones (47) (48).

         Lo señalado tiene que ver con nombres que incluyen el de pila y el patronímico. En cuanto a los nombres de pila en forma aislada no tienen problemas para el registro. Juan, María, Luis o Enrique pueden constituir marca de cualquier producto o servicio, siempre, claro está, que resulten novedosos en la clase. Lo mismo puede decirse de los sobrenombres.

         13. VOCABLOS DE FANTASÍA

         Es palabra o expresión de fantasía aquella que resulta arbitraria, creada o no por el fabricante, no evoca necesariamente la idea del objeto al que se aplica y, siendo ideológicamente independiente del producto que designa, éste, bajo un nombre distinto, puede ser igualmente individualizado y reconocido (49).

         Los signos de fantasía no son fantásticos, sino, fundamentalmente, como se ha dicho, arbitrarios y no necesariamente evocadores del producto o servicio. Son arbitrarios porque están hechos según la voluntad, gusto o capricho del creador, quien une sílabas para formar una palabra nueva o bien utiliza vocablos existentes para aplicarlos a productos o servicios que nada tienen que ver con ellos. Un ejemplo de marca arbitraria creada por su propietario es Quiksilver. En cuanto a la aplicación de palabras existentes a bienes con los cuales no tiene ninguna vinculación semántica, pueden citarse las marcas Chocolate y Maestro referidas a ropa. No evocan "necesariamente" el producto para el que fueron registradas. Obviamente Chocolate no puede ser registrada como palabra sola para amparar golosinas y Maestro, para cubrir servicios educacionales, porque aplicadas a unas y otros los respectivos signos son evocadores, en el primer caso del producto y en el segundo de los servicios a los que se refieren los respectivos términos.

         La independencia ideológica -o semántica- es importante. Formemos una palabra de fantasía para designar cualquier tipo de producto o servicio: Perlopa. No significa nada en ninguno de los idiomas que conocemos por ser inexistente. En consecuencia, si la aplicamos a golosinas, por ejemplo, la independencia en cuanto a significado será evidente. Otra situación, señalada en el párrafo anterior, es la de una palabra con un significado concreto que se emplea como marca para designar un bien completamente distinto del indicado por su contenido semántico. Así, tratándose de cigarrillos, se les puede colocar la marca Diamante, pero, en cambio, no se aceptará esta palabra como marca de joyas, porque en este ámbito es genérica.

         ¿No se debería aplicar el criterio de marcas de fantasía a los nombres de personas creados por el agregado arbitrario de uno de pila y un patronímico? Entendemos que sí y éste podría ser el justificativo para registrar nombres que no corresponden al solicitante ni a terceros.

         14. LETRAS Y NÚMEROS CON FORMAS O COMBINACIONES DISTINTAS

         En realidad, debe hablarse de letras y/o números, porque la combinación puede ser exclusiva de unas u otros, o incluir a ambos. Después se plantean dos cuestiones diferentes. Por un lado, que la unión tenga una determinada forma, lo que implica un diseño, en cuyo caso el aspecto gráfico será igualmente decisivo para establecer la novedad del signo. Por el otro, la combinación es exclusiva de letras o de dígitos.

         Tratándose exclusivamente de letras, si la unión de las mismas forma una unidad fonética y ellas no están separadas por puntos, funcionarán como una palabra de fantasía. Pongamos por caso las letras T, R y U, a las que podemos suponer siglas de la sociedad que quiere registrarla. Ellas formarán Tru, que constituirá una marca de fantasía. Un ejemplo particular que vale la pena mencionar por su valor anecdótico es el de la marca Esso. Corresponden a la forma en que se pronuncian en inglés las dos iníciales de la empresa propietaria, Standard Oíl: "ess" corresponde a la S de Standard y "o" a la O de Oil. Posteriormente la misma empresa registró la marca Exxon, que es una creación completamente de fantasía.

         En general, el criterio para la coexistencia de conjuntos de letras es menos estricto que el vigente para las palabras, dado que siendo el número de aquéllas limitado, no hay muchas posibilidades de combinación. De ahí que resulte difícil que una unión de letras no resulte en alguna medida confundible con otro grupo. No siempre se ha aplicado la elasticidad de criterio en el cotejo de este tipo de marcas. Así, por ejemplo, se rechazó el registro de la marca BMX en la clase 12, por su gran parecido con BMW en la misma clase (50).

         Si bien en el país son conocidas algunas marcas exclusivamente numéricas (4711 para perfumes, por ejemplo), las marcas formadas por números -exclusivamente o no- han adquirido mucha importancia en los últimos tiempos, especialmente para identificar productos de alta tecnología (51).

         15. COMBINACIONES Y DISPOSICIONES DE COLORES

         No se puede registrar un color aislado (52), pero sí una combinación de colores por más elemental que ella fuera (53). Consideramos que un conjunto cromático suficientemente novedoso como signo tendría que consistir en una disposición de colores que tuviera algún aspecto novedoso que justificara su protección como signo. Por ejemplo, un laboratorio de productos farmacéuticos ha registrado los colores del arco iris en su conjunto para identificar la empresa. Obviamente, la novedad no está dada por los siete colores en si sino por su utilización para identificar un laboratorio.

         Así como la novedad en la combinación cromática puede ser registrada, la identificación que los consumidores hagan de determinados juegos de colores con ciertas empresas o instituciones concretas es otra justificación de su registro. Es, por ejemplo, lo que ocurre con los clubes deportivos de prolongada existencia, que ya han impuesto sus colores en la opinión pública.

         Debe dejarse en claro que los colores en sí mismos, así como ocurre con las letras y los números, no pueden ser propiedad de nadie. Lo que se registra es una combinación relativamente novedosa o un conjunto ya notorio de ellos aplicados a determinados productos o servicios (54).

         16. ETIQUETAS

         La etiqueta es en esencia un rótulo adherido a un objeto que indica de qué se trata o cualquier información relativa a él. Puede incluir exclusivamente un texto sin ninguna particularidad especial o llevar algún dibujo característico. Será susceptible de registro como marca en cuanto tenga esta aptitud distintiva visual. En consecuencia, se adecua a las condiciones de cualquier marca gráfica, por lo que consideramos que su mención especial resulta innecesaria.

         17. LA FORMA DE LOS PRODUCTOS

         Menciona la ley que las marcas "podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes". En general estas marcas son llamadas tridimensionales, atendiendo que en ellas el signo identifica un objeto corporal. Algún autor las ha denominado marcas plásticas.

         Con respecto a la forma, el alcance de esta norma está limitado por el Art. 2° Inc. c de la misma ley: "No podrán registrarse como marcas las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una venta funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen". Combinando ambas disposiciones, se tiene que la forma de un producto puede ser marca siempre que ella no resulte necesaria o usual, ni dé una ventaja funcional al mismo.

         La anterior Ley de Marcas prohibía expresamente el registro de la forma de los productos. Ella sólo podía ser registrada como modelo industrial, en tanto cumpliera los requisitos para el efecto. La Ley N° 868/81 define el modelo industrial como "toda forma plástica de líneas y colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que sirva de tipo para su fabricación". Lo de "apariencia especial" tiene que ver con una función ornamental o estética, con lo cual tampoco pueden registrarse como modelos industriales los que incluyan un mejoramiento técnico.

         Doctrinariamente, el rechazo al registro marcarlo de la forma se justificaba cuando ella era necesaria para un producto, pues en este caso hubiese resultado injusto el monopolio indefinido a favor de quien hubiera obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien hubiese podido registrar en su momento la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, hubiera impedido que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. "Pero cuando la forma del producto carece de toda finalidad funcional o técnica -expresó ya hace algunas décadas Di Guglielmo- y sólo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, ningún motivo racionalmente fundado induce a substraerla del derecho marcarlo, tanto más que la imposibilidad de separarla del artículo que distingue, asegura, por su estabilidad, la mayor permanencia del carácter novedoso que la ley tutela (55)". Es el caso, por ejemplo, de los jabones. La forma que puedan adoptar no es necesaria, pues son susceptibles de tenerla de diferentes tipos. Son configuraciones usuales las distintas variantes de los panes de jabón. Claro está que si alguien ideara una forma de jabón completamente novedosa, ella sería registrable como marca. Por ejemplo: jabones con forma de animalitos. Así, el autor citado expresa que "cuando existe la posibilidad de que el producto, bajo otra forma, pueda satisfacer la necesidad de su destino, debe admitirse su registro (56)". Puede citarse como otro ejemplo hipotético caramelos con una forma particular. Ha de notarse que es diferente el caso del cigarrillo, ya que resulta dudoso que éste admita otra forma para su fácil y cómodo consumo fuera del fino cilindro. Algunos autores llaman genéricas a las formas usuales: "Tendrá carácter genérico una forma que se encuentre habitualmente entre las que se utilizan para un producto o embalaje determinado y no podrá ser objeto de protección exclusiva (57)".

         Como ejemplo de las formas que dan ventaja funcional o técnica, que no pueden registrarse ni como marcas ni como modelos industriales, cabe citar botellas con goteros de seguridad o las ranuras de las cubiertas de automóviles que sirven para la adherencia al terreno. Esas ranuras no tienen un propósito estético o diferenciador, sino una utilidad práctica (58).

         Todo parece indicar que los objetos pueden ser registrados indistintamente como modelos industriales o como marcas tridimensionales. Resulta conveniente optar por esta última vía por que permite la propiedad ininterrumpida. Ésta es una razón de peso. Sin embargo, a la hora en que haya de pedirse una u otra protección para una forma, debe tenerse en cuenta que, si se la solicitara como marca y ésta resultara rechazada, ya no podría presentarse después como modelo industrial, pues éste habría dejado de ser nuevo, desde el momento que fue dado a conocer por medio de la solicitud marcaría. En cambio, entendemos que si la forma es rechazada como modelo, puede pedirse su registro como marca.

         Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido que el requisito de la distintividad de una marca tridimensional se prueba por medio del uso. De acuerdo con este criterio, al crearse el objeto con una forma determinada y no funcional, no adquiere aún la categoría de signo capaz de distinguirse de otro y ser registrado como marca. En consecuencia, sólo podrá ser registrado como modelo industrial (59).

         Ahora bien, aun partiendo del hecho de que en una y otra figura de la propiedad industrial es requisito básico la novedad, ésta debe ser considerada de manera diferente en uno y otro caso. La novedad del modelo es más exigente, pues tiene que tratarse de una creación que agregue un perfil nuevo al objeto, aunque sólo se refiera a una parte de él, mientras que la novedad marcaria es "relativa o de aplicación", es decir respecto del producto o servicio que se ha de proteger, aunque no se trate de algo absolutamente nuevo, es decir propiamente de una creación original (60). Un modelo que ya ha sido usado públicamente por quien lo creó no puede ser registrado como tal porque ya ha perdido la novedad. En cambio, el uso anterior agrega más fuerza a las pretensiones de quien busque el registro de una marca tridimensional, siempre, claro está, que la marca no haya sido ya registrada o solicitada por un tercero.

         ¿Cuándo un objeto debe ser registrado sólo como modelo industrial por no adecuarse a las exigencias de una marca? En teoría, cuando no tiene capacidad distintiva, que es requisito de toda marca. Se ha dicho que "si la forma incorporada en un producto es apta para distinguir el producto indicando su procedencia comercial inequívoca, entonces funciona como marca y podría protegerse como tal. La aptitud distintiva podría también adquirirse por el uso en el comercio, si el público llega a reconocer una determinada forma como signo distintivo de determinados productos o líneas de productos (61)". Lo que resulta difícil es determinar en un plano práctico cuándo el objeto tridimensional resulta incapaz de distinguirse de otros de la misma especialidad.

         Encontramos otra diferencia en el requisito que la Ley 868/ 81 establece para el modelo industrial de que "sirva de tipo para su fabricación". Si la forma sirve de tipo para la fabricación del producto correspondiente será modelo y no marca. Pero aquí se nos presenta un problema similar al señalado: ¿Cómo determinar cuándo sirve de tipo y cuándo no? Entendemos que si el objeto que se quiere proteger es un motor al que se le ha hecho un cambio ornamental, forzosamente tendrá que solicitarse como modelo industrial, pues no será admisible que se trate de una marca con poder distintivo.

         Se ha mencionado que se puede optar entre proteger la forma de un producto como marca o como modelo industrial. ¿Y si se buscaran las dos protecciones? No hay disposición alguna que prohíba hacerlo. Incluso, cuando el objeto sea merecedor del derecho de autor, éste también se podría constituir para amparar los derechos de su creador sobre la obra, con lo que sería posible una triple protección.

         En Estados Unidos las marcas tridimensionales -sean formas de productos, sean envases- son sometidas en los últimos años a un doble examen para determinar su distintividad. Se les aplica en primer lugar el Abercrombie Test (62), pese a que éste se había establecido para marcas nominativas, y luego el llamado SeabrookTest. Esta prueba, que es complementaria de la otra, "examina el modelo para establecer si es una forma común básica, si es única o no usual en un campo determinado, si es un refinamiento de una forma comúnmente adoptada o notoria de ornamentación para una clase particular de productos vista por los consumidores como una presentación u ornamentación de dichos productos, o si es capaz de producir una impresión comercial distinta de las palabras que la acompañan (63)". Como puede notarse, aun con estos tests, resulta difícil determinar que haya suficiente distintividad para que la forma o el envase se consideren marcas.

         El Protocolo del Mercosur deja aparentemente de lado el criterio que descalifica aquellas formas que sean necesarias para el producto. En efecto, entre los signos considerados marcas (Art. 6°) menciona "la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos", sin exclusiones. Como un tratado internacional tiene prelación con respecto a las leyes nacionales, la disposición señalada da pie a plantear el registro de la forma necesaria de un producto, pero se podrá replicar que la doctrina unánimemente admite el requisito de ausencia de funcionalidad en la forma a fin de que un objeto pueda ser marca. Al respecto se ha dicho que "la forma de un producto no puede obtener protección marcaría cuando sea funcional, es decir, cuando esté destinada al cumplimiento del propósito o acción del producto, o facilite el proceso de fabricación, manipulación o uso del producto. En estos casos no se trata de una forma distintiva del origen empresarial del producto, pues todo competidor deberá recurrir a esta forma (mientras no se encuentre patentada) para la explotación de determinado producto (64)".

         ¿Es posible, a partir de la amplitud de la norma del Protocolo del Mercosur, vigente en nuestro país, obtener el registro como marca de un modelo funcional, en contradicción con todo lo que la doctrina viene sosteniendo? Cabe esperar que la jurisprudencia alguna vez dilucide la cuestión.

         18. ENVASES Y ENVOLTORIOS

         Unos y otros tienen que ver con la presentación de los productos y pueden constituir, al mismo tiempo, maneras en que ellos sean identificados. Obviamente, "los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables. Una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o rectangular de cartón, no podrán ser monopolizados, porque ya están en el uso común (65)". La célebre botella de la Coca Cola, por ejemplo, permite la percepción -por asociación, por supuesto- de la famosa bebida hasta por medio del tacto. Los recipientes y envoltorios, desde aquellos de papel hasta las cajas de madera y de metal, las botellas de vidrio o plástico y los frascos de cristal, cuando por su originalidad característica sirven para individualizar y diferenciar, son signos distintivos y tienen derecho a protección marcaría (66).

         Como un envase va generalmente acompañado de un diseño, es posible que el mismo sea tenido como dibujo industrial, por lo que se crea una disyuntiva. Se ha afirmado que la ilustración de un envoltorio puede producir dos efectos: adornar la presentación del producto, con lo que se está ante la presencia de un dibujo industrial (definido por la Ley N° 868/81 como "toda combinación de líneas y colores"); o servir para distinguir el artículo frente a productos similares (67). El criterio es entonces determinar si el envoltorio o el envase está destinado a adornar o a distinguir el producto, a fin de establecer la protección que le es aplicable. Si sólo tiene un efecto ornamental habrá de ser modelo; si tiene poder distintivo, cabrá que sea marca. Esta diferencia es sutil y en la práctica resulta muy difícil de establecer.

         La lógica parece indicar que los envases característicos funcionan esencialmente como dibujos industriales -si se consideran como diseños- o modelos industriales -si se consideran como formas tridimensionales-, desde el momento que dan una apariencia especial al producto que encierran. Se presenta la misma dificultad ya señalada de determinar a ciencia cierta que un envase o envoltorio sólo constituye un ornamento del producto y no tiene aptitud para distinguirlo. Como prácticamente en todos los casos puede tenerla, uno y otro podrán ser registrados como marcas. Está bien que así sea, pues el dibujo industrial, al igual que el modelo, sólo puede tener una protección limitada. No sería justo perder el derecho de exclusividad sobre un envase exitoso en el comercio, resultado de una iniciativa creativa, considerando que en materia de diseño es tarea complicada diferenciar el efecto ornamental del distintivo.

         La disparidad en la protección aparece determinante para que se opte por registrar un envase como marca. De lo contrario, se correría el riesgo de que, una vez bien ubicado en el mercado un producto gracias a lo novedoso y llamativo del envase, al cumplirse los 15 años algún competidor de quien lo registró como modelo industrial se apoderara del envase y lo lanzara nuevamente al mercado como marca suya. Traemos a colación el ejemplo de la botella de la Coca Cola. Si no hubiese estado registrada como marca, hace tiempo que hubieran pululado otras bebidas similares con ese mismo envase, cuyos propietarios se hubiesen aprovechado de ese recipiente de tanto éxito (68).

         Sin embargo, en un aspecto concreto puede resultar aparentemente preferible, según los intereses del solicitante, buscar el registro como modelo industrial antes que como marca: "La representación de un envase en la solicitud de marcas -dice Lamas- otorga protección exclusivamente para los productos de las clases en las cuales se solicita el registro; en cambio, la obtención de un modelo industrial supone un monopolio legal para cualquier utilización del envase con independencia del contenido (69)". Esto es así porque el modelo protege el envase en cuanto envase, es decir, independientemente de lo que pudiera llegar a contener, mientras que la marca ampara el envase con relación al producto que contiene y distingue. Por ejemplo, si alguien ha creado un nuevo tipo de botella y duda bajo qué figura registrarla, las opciones son las siguientes: Si se decide por la marca, puede hacerlo en clase 21 (artículos de vidrio), con lo que protegerá la botella en cuanto objeto, pero si quiere protección como envase de determinadas bebidas tendrá que hacerlo también en las clases 32 y 33; si quiere tenerla como envase de medicamentos habrá de registrarla en la 05; como envase de perfume, en la 03; etc. Si opta por la protección de la botella como modelo industrial (clase 9, sub clase 01 ), este registro será suficiente para evitar que terceros la usen en el comercio cualquiera fuera su destino (70).

         Otra situación que puede anotarse como favorable al registro de un envase -e incluso de la forma de un producto- como modelo industrial, a pesar de lo temporal de este registro, es que una solicitud en este ámbito puede comprender hasta diez variantes de un mismo modelo, siempre que los productos correspondan a una misma clase y entre todos exista similitud (71), mientras que como marca debe solicitarse el registro de cada variante.

         Todo lo que se ha dicho en cuanto a las diferencias y similitudes entre marca tridimensional, envases, envoltorios, por un lado, y modelo industrial, por otro, es aplicable a la relación entre diseños y colores como marcas y dibujo industrial, al que la Ley 868/81 define como "toda combinación de líneas y colores" (72). Supongamos la creación de un determinado diseño para papeles. Su registro como marca en clase 16 lo protegerá en cuanto papel, pero aplicado como envoltorio de ropas requerirá su inscripción en clase 25, de juguetes en clase 28, de golosinas en clase 30, etc. En cambio, como modelo industrial bastará su registro en la clase 19 sub clase 01 para que ese diseño esté protegido en todos sus usos que se hagan del papel que lo lleva.

         19. MEDIOS O LUGARES DE EXPENDIO

         Los medios de expendio pueden ser determinados tipos de muebles para ofrecer los productos: vitrinas, mostradores, estantes, góndolas, etc. Todos ellos se hallan en condiciones de ser registrados como marcas tridimensionales. Obviamente estos objetos deben tener alguna novedad que los particularice y no han de ser consecuencia de la necesidad, es decir no deben responder a la función que cumplen como objetos. No cabe el registro de un simple mostrador que presente alguna ligera variante de la forma tradicional o que tenga modificaciones adecuadas a algún tipo especial de producto que se exhiba en él. En el primer caso no resultaría novedoso y en el segundo sería funcional. En cambio, si se trata de un mostrador que tiene un diseño especial, llamativo, con características novedosas que no respondan a necesidad práctica alguna sino a un propósito exclusivamente ornamental, sí podrá ser registrado como marca.

         El lugar de venta de los productos o servicios se refiere a modalidades llamativas en la construcción -por sus líneas, dibujos, colores y hasta por detalles arquitectónicos- adoptadas como formas de identificación de una marca o un nombre comercial determinados, con que se busca caracterizar una línea de productos, de servicios o de la actividad mercantil. Esto tiene particular importancia en los contratos de franchising (73), en que se cede un determinado modelo de explotación de negocio, que, muchas veces, incluye una forma de identificación. Es el caso de Pizza Hut, por ejemplo, que ofrece el mismo tipo de construcción en todas las ciudades del mundo en que están instalados los comercios que venden sus productos. Esos modelos de edificación que caracterizan a determinados productos o servicios también constituyen marcas.

         20. EL TRADE DRESS

         Uniendo signos consistentes en la forma y presentación de productos, sus envases y envoltorios, así como el aspecto característico del lugar en que los mismos son vendidos, la jurisprudencia norteamericana ha elaborado la doctrina del trade dress, a la que se ha definido como la imagen global usada para presentar un producto o servicio a los compradores.

         Sintetizando aportes de distintos fallos, un autor expresa que el trade dress "puede incluir características del producto en sí mismo, tales como su configuración, color o fragancia. En situaciones menos comunes, puede consistir incluso en la apariencia física de edificios relacionados con los servicios del demandante o sus técnicas exclusivas de venta. Aunque históricamente menos conocido que las marcas de productos y servicios, el trade dress sirve para la misma función de identificar el origen de los bienes y servicios de su propietario (74)".

         Como ejemplos pueden mencionarse la forma como McDonalds y Pizza Hut presentan sus productos, acondicionamiento de sus locales y la construcción característica de los mismos.

         IV. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS

         21. PROHIBICIONES LEGALES

         El Art. 2° de la Ley 1294/98 establece por medio de once incisos diversos signos que no pueden constituir marcas (75). Es un artículo muy importante -clave diríamos- del derecho marcario, porque de él surgen los argumentos legales en su mayor parte tanto para oponerse a la solicitud registro de una marca o para su rechazo de oficio, como para promover la nulidad de un registro.

         Las prohibiciones pueden ser divididas en dos grupos. Y así se tiene uno (constituido por las disposiciones de los incisos a, b, c, d, e, k del mencionado Art. 2°) que se refiere a marcas inadmisibles por causas objetivas. El otro grupo corresponde a signos cuyo registro puede ser rechazado en razón de derechos de terceros o porque provocarían confusión en los consumidores, establecidas por los incisos f, g, h, i; j de dicho artículo. Las prohibiciones del primer grupo son absolutas, atendiendo que los signos involucrados en ellas, dadas sus características propias, en ningún caso son registrables como marcas, mientras que las otras están relacionadas siempre con derechos de terceros que se ven afectados por la solicitud de registro. Contra las marcas del primer grupo puede reclamar -sea por medio de oposición, si se trata de una solicitud, sea por medio de una acción de nulidad, si el signo ya ha sido registrado- cualquier persona que tenga un interés legítimo, mientras que contra las del segundo sólo pueden hacerlo aquellas que sean titulares de algún derecho que se vea particularmente afectado por la marca solicitada o registrada.

         Las prohibiciones son analizadas en el capítulo correspondiente a la oposición (76), ya que ellas constituyen los principales fundamentos a los que es posible echar mano para iniciar el procedimiento administrativo contra una solicitud. Una de dichas prohibiciones, la fundada en la marca notoria, es tratada en un capítulo aparte (77).

NOTAS

¹En su mayoría, las definiciones destacan la aptitud de la marca de distinguir productos o servicios como pertenecientes a una empresa y con respecto a los de otras empresas. Sin embargo, entendemos que la distintividad es independiente de quién sea propietario del signo. La marca distingue un producto o servicio de los demás productos o servicios. Ella hoy puede ser propiedad de una persona y mañana de otra. Se beneficiará de su poder distintivo -con su consecuente explotación económica- quien en cada situación concreta sea su propietario. No puede decirse como algo intrínseco de la marca X que ella distinga productos de la empresa A de aquellos de la empresa B, porque mañana A podría ser adquirida por esta última. Lo que ocurre es que la marca X distingue los productos o servicios protegidos por ella de todos los demás que llevan otras marcas.

²Un juez norteamericano, Felix Frankfurter, dio esta fundamentación de la marca: "La protección de la marca es el reconocimiento legal de la función psicológica de los símbolos. Si es verdad que vivimos mediante símbolos, no lo es menos que mediante ellos compramos mercancías. Una marca es un atajo para la comercialización que induce al comprador a seleccionar lo que desea o lo que ha sido llevado a creer que desea. El propietario de una marca explota esta propensión humana haciendo todo el esfuerzo para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de atracción de un símbolo agradable. Cualesquiera fuesen los medios empleados, la meta es la misma: comunicar, a través de la marca, a la mente de los consumidores, la deseabilidad del producto sobre el cual aparece. Una vez que eso se ha logrado el propietario de la marca tiene algo de valor" (Citado por ARACAMA ZORRAQUIN Ernesto, Medios distintivos y publicidad comparada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 72).

³LADAS Stephen P., Patents, Trademarks, and Related Rights, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, II, p. 967.

⁴Ibíd.

⁵Se trataba de la Ley 751/79, cuya definición demarca era la siguiente: "Son marcas de productos y servicios todos los signos visibles que sirvan para distinguirlos. En particular, constituyen marcas: todos los emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintivas, las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envoltorios y lemas". La primera ley marcaría paraguaya, de 1889, expresaba en su Art. 1°: "Son marcas de fábrica o de comercio las denominaciones de los objetos o de los nombres de las personas, bajo una forma particular, emblemas, monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las letras o números con dibujo especial, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica o los objetos de un comercio".

⁶TINOCO SOARES José Carlos, Marcas vs. Nome comercial- Conflitos, Editora Jurídica Brasileira, Sao Paulo, 2000, p. 242.

⁷Art. 1963 del Código Civil: "El dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, o esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su consentimiento o contra su voluntad, a no ser que haya dejado que un tercero adquiera la cosa por prescripción".

⁸DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Propiedad Intelectual no Brasil, obra colectiva publicada con motivo del centenario del estudio jurídico, Río de Janeiro, 2000, p. 38.

⁹ Citado por Gama Cerqueira, Op. Cit. Vol. I, p. 105.

¹⁰Cf. p. 19.

¹¹DI LUCA Stella Maris, Régimen nacional de marcas y designaciones, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1981, p. 13.

¹²Nos parece interesante la distinción del autor brasileño Luzzatto, citado por Gama Cerqueira, sobre la cuestión: "El dominio sobre los bienes intelectuales es un derecho de pertenencia, esto es un derecho de propiedad, cuando se use esta palabra con significado vulgar, pero no un derecho de propiedad en el sentido jurídico, porque el instituto jurídico de la propiedad sólo puede ser aplicado a los bienes materiales, es un instituto que tiene características que son contrarias a la naturaleza de los bienes inmateriales; y es un absurdo querer colocar lo que es corpóreo junto con lo que es incorpóreo" (Gama Cerqueira, Op. Cit. I, p. 113).

¹³ Un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina reconoció que el titular de una marca tiene un derecho de propiedad sobre ella. Expresó que el término propiedad comprende "todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad" (Pedro Emilio Bourdieu c/ Municipalidad de la Capital, fallo del 16/12/25). Citado por MITELMAN Carlos Octavio, Cuestiones de Derecho Industrial, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pp. 46 y sgte.

¹⁴Reproducido por el Ac. y Sent. N° 53 (28/X/91) del T. Cuentas, Sala 1ª. (Revista La Ley, octubre-diciembre 1991, p. 787).

¹⁵BERCOVITZ Alberto, "Marcas y derechos de autor", en Revista de Derecho Mercantil, N° 240, abril-junio de 2001, Madrid, p. 406.

¹⁶Por ejemplo; una camisa Polo puede haber sido confeccionada en Estados Unidos, en Costa Rica, en Malasia, en China, etc.

¹⁷ BERTONE Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1989, I, p. 41.

¹⁸Cf. p. 185 y sgtes.

¹⁹Por ejemplo, siempre que no sea una marca notoria, se puede registrar una ya existente en otra clase completamente distinta de aquella en que se encuentra registrada. También es posible utilizar algún elemento de una marca vigente y registrarla en otra clase, incluso en la misma clase, con tal que se le hayan hecho algunos cambios o agregados diferenciadores. De ahí la relatividad de la novedad.

²⁰Cf. pp. 141 y sgtes.

²¹Cf. p. 141.

²²Cf. p. 186.

²³El nombre surgió del caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc. (SMITH Chad M., "Undressing Abercrombie: Defining When Trade Dress Is Inherently Distinctive", en The Trademark Reporter, Nueva York, edición de marzo-abril de 1997, pp. 165 y sgte.

²⁴Cf. p.

²⁵Marcas evocativas son las que aluden a características de un producto, pero no proporcionan información inmediata sobre él. Estas palabras requieren imaginación, pensamiento y percepción para que se pueda captar la naturaleza del producto. Ejemplo: Prestobarba.

²⁶Cf. p.

²⁷Cf. p. 137.

²⁸La Ley 1258/87, que modificó parcialmente la Ley 751/79 de Marcas, establecía como uno de los recaudos que debían acompañar la solicitud de registro la "constancia sobre la calidad de industrial, comerciante o productor, si el solicitante está domiciliado en el país (Art. 5°, Inc. f)". La misma ha sido derogada.

²⁹Encontramos, sin embargo, un caso en que se rechazó una solicitud con el argumento de que el solicitante no era comerciante ni industrial: "El hecho de no ser industrial ni comerciante (que nunca probó) le quita credibilidad que haya solicitado la marca con un interés legítimo. Más aún, cuando el mismo es propietario de numerosas marcas sin demostrar su calidad de comerciante ni de industrial nos lleva a la convicción de que el Sr. L.D. es una persona estrechamente ligada a la "cuestión marcaría", lo cual le permite hechos como el discutido en esta causa. Resulta de estas inferencias que el Sr. L.D. actuó abusando de su derecho..." (Ac. y Sent.173, del 29/X1/02, del T. Cuentas, Sala 1ª.). En realidad, el énfasis puesto en el hecho de que el solicitante no haya sido industrial ni comerciante servía para reforzarla tesis del abuso del derecho, pues el Sr. L.D. había sido empleado de un estudio jurídico especializado en marcas y se había enterado de que la marca en cuestión se encontraba disponible al haber terminado el vínculo entre la empresa extranjera propietaria del signo y su representante local. Entonces la solicitó a su nombre.

³⁰La Ley 9279/96 de Propiedad Industrial, de Brasil, incluye en su Art. 128-1 una razonable restricción a la facultad de registrar marcas: "Las personas de derecho privado sólo pueden requerir registro de marca relativo a las actividades que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, a su propio requerimiento, esta condición, bajo las penas de la ley".

³¹Cf. p. 173.

³²VITTONE Carlos G. y NAVEIRA María F., "El interés legítimo en la Ley de Marcas argentina", en Derechos Intelectuales-2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 151.

³³Un ejemplo en nuestro país: En diciembre de 2004, una persona física solicitó el registro de más de cien marcas -casi todas ellas notorias- en distintas clases, generalmente en aquellas que no correspondían al producto con el cual se habían hecho notorios los signos respectivos. No puede decirse que haya tenido un interés legítimo en hacerlo.

³⁴De acuerdo con la jurisprudencia argentina, corresponde al afectado probar que tiene interés legítimo en un caso de oposición. Para Vittone y Naveira no es la solución correcta, pues consideran que es el oponente quien tiene que probar el hecho negativo de la falta de interés legítimo (Op. cit., pp. 164 y sgte.).

³⁵Cf. pp. 343 y sgtes.

³⁶Art. 2101, primera parte, del Código Civil: "Cada uno de los condóminos puede usar de la totalidad de la cosa común y de sus diversas partes como de cosa propia, bajo la condición de no hacerla servir a otros usos que aquéllos a que está destinada, y de no estorbar el derecho igual de los otros condóminos".

³⁷ También es posible otra salida. En nuestro medio, dos herederos de una conocida marca de servicio constituyeron una sociedad anónima al solo efecto de administrar la marca, a la cual transfirieron la propiedad del signo. La sociedad, a su vez, otorgó a los dos socios licencia de uso de la marca.

³⁸Di Luca, p. 111. El Art. 9° de la Ley 22.362/80 de Marcas, de la Argentina, expresa: "Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licencia, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario".

³⁹Un error bastante difundido -y aceptado- es solicitar el registro de un eslogan para distinguir "servicios publicitarios" en la clase 35. El error radica en confundir la actividad publicitaria como prestación con la publicidad que se hace de un producto o servicio. Los servicios publicitarios se refieren a los de "las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras" ("Clasificación Internacional de Productos o Servicios", editada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, año 2002, p. 30). Esto significa que la marca debe ser usada para proporcionar servicios de publicidad a terceros y no para que ella misma sea empleada en la promoción publicitaria de determinados productos o servicios. En consecuencia, un eslogan sería admisible en la clase 35 sólo si se refiriera a la prestación del servicio publicitario en sí.

⁴⁰DI GUGLIELMO Pascual, Tratado de Derecho Industrial, Editorial TEA, Buenos Aires, 1951, 11, p.47.

⁴¹Ibíd. p. 52.

⁴²Según el Diccionario de uso del español, de María Moliner, viñeta procede de "viña", porque, en su origen, los adornos a que se refiere representaban racimos y hojas de vid.

⁴³LAMAS Mario Daniel, Derecho de la personalidad y explotación de la apariencia humana, editado por Cikato Abogados, Montevideo, 2005, p. 103.

⁴⁴Cf. p. 174.

⁴⁵Incluso grandes marcas internacionales constituidas por nombres lo son de fantasía. Por ejemplo, el creador de la marca Pierre Cardín se llamaba Pietro Cardino y el de Ralph Laurent en realidad tenía por nombre Ralph Lifshitz (JAVED Naseem, Naming for Power, Linkbridge Publishing, tercera edición, Nueva York, 1995, p. 76).

⁴⁶Así, se rechazó la pretensión local de registrar Giorgio Armani para ropas con el argumento de que se trataba del nombre de una persona viva y la ley exigía el consentimiento de ella para que pudiera constituir marca. El que intentaba el registro -no tenía derecho a hacerlo- afirmó que se trataba de "una desgraciada coincidencia" (Ac. y Sent. N° 90, del 14/X/88, del Tapel. Civ. y Com., Sala 5, Asunción. Revista La Ley Paraguaya, enero-marzo 1989, p. 180).

⁴⁷Se han registrado marcas todavía no conocidas localmente, como es, por ejemplo, el ceso de Enzo Gazzani, clase 25, inscrita por un tercero.

⁴⁸Un aspecto de la cuestión que no tiene una solución definida es el registro de un nombre de fantasía, es decir que no existe una persona determinada que lleve ese nombre o, por lo menos, el solicitante no tiene conocimiento de ello. Entendemos que una salida razonable sería que la solicitud fuera acompañada de una declaración jurada donde se afirmara que el nombre solicitado como marca no corresponde a una persona concreta.

⁴⁹Esta definición es de Pouillet, reproducida por Di Guglielmo (Op. Cit. p. 57).

⁵⁰Ac. y Sent. N° 45 del T. de Cuentas, primera sala (10/XII/86). "La agregación de la letra X muy poco hace a favor de la inconfundibilidad, ya que las dos primeras letras son las mismas utilizadas por ambas marcas", expresó el fallo.

⁵¹Aquí mencionamos un caso muy ilustrativo. La empresa norteamericana Intel, productora de computadoras, registró mundialmente a mediados de la década de los 80 la marca "286", que identificaba lo más avanzado en materia de microchips en ese momento. Y anunció que a medida en que avanzara con sus invenciones aparecerían nuevos modelos cuya marca iría avanzando de cien en cien. Ante la torpeza del anuncio, empresas rivales se adelantaron y registraron los números 386, 486, 586, 686, 786, 886, etc., anticipándose a los subsecuentes modelos que lanzaría Intel. Entonces los creativos de esta empresa decidieron abandonar la serie de centenas a partir de 286 y registraron la marca Pentium, pero esta vez se apuraron en registrar también Sextium, Septium y Octium, atendiendo la dolorosa experiencia (Javed, pp. 160 y sgte.).

⁵² Entendemos que hay colores aislados que, con el uso a lo largo de los años, identifican determinados productos. Se nos ocurre como tal el caso del amarillo característico de la marca Kodak para aparatos fotográficos y películas. Sería injusto que un tercero pudiera utilizar ese color para los mismos artículos.

⁵³Como la ley sólo prohíbe el registro de un color aislado, podría registrarse una combinación de dos colores. Por ejemplo, el azul y el granate juntos, con lo que una persona podría tener exclusividad sobre los colores del club Cerro Porteño en las clases en que los registre. Parece exagerado. Un fallo argentino aclara razonablemente los alcances de la protección a una combinación bicolor. Da la exclusividad de los colores azul y oro al club Boca Juniors, que los registró juntos como marca, pero ajustada a un uso que vincula inequívocamente esa combinación cromática a la institución deportiva. El fallo se refiere a una demanda del club contra una editorial que había usado dichos colores y marcas nominativas de Boca Juniors sin criterio informativo sino comercial. Expresa: "Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores esté dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto. Desde antaño, aquella institución deportiva (Boca Juniors) ha distinguido la indumentaria de sus jugadores con la combinación de colores que hoy requiere como marca. Y nadie se llama a engaño al respecto. Ver la indumentaria con los colores azul y oro es saber, de inmediato, de quién se trata. No se trata de otorgarle a Boca Juniors monopolio sobre los colores azul y amarillo. Se trata de aceptar que una cierta combinación -dispuesta de un modo especial-, ya existente, de antigua data y calificada además por su notoriedad, satisface razonablemente los requisitos de la Ley de Marcas" (Ac. y Sent. del 17/III/05 de la Cám. Nac. de Apel. Civ. y Com. Fed., causa N° 7.490/1998).

⁵⁴Para una exacta identificación de colores, se utiliza el llamado Sistema Pantone, que comprende más de mil tonalidades de los distintos colores, cada una de las cuales está numerada. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se admite el registro de un color aislado, una empresa de courier tiene registrado el color chocolate para caracterizar sus servicios. Está identificado como Pantone. 462 C. Los colores pueden indicarse solos o combinados de acuerdo con determinada proporción, lo que permite que sean reproducidos fielmente.

⁵⁵Op. Cit. p. 90. Esta opinión de Di Guglielmo es de la década del 40 del siglo pasado, atendiendo que la legislación de la Argentina no reconocía el registro de la forma como marca. Y sigue sin reconocerlo, aunque la jurisprudencia de ese país ya lo ha admitido en varios casos concretos.

⁵⁶Ibíd.

⁵⁷BUGALLO MONTAÑO Beatriz, "La protección de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual-2003, Universidad de Montevideo, 2003, p. 33 y sgte. Añade la autora que, no obstante lo señalado, "mientras una forma no exprese necesaria y directamente la naturaleza o cualidad del producto, puede constituir una marca válida, aun cuando presente caracteres de evocación del producto de que se trate. Supongamos que se trate de una botella destinada a contener vino y que tenga la forma particular de un racimo de uvas, una forma característica. Si tiene carácter distintivo, no importa que el racimo de uvas evoque el contenido de la botella, porque no es usual ni habitual utilizar esta forma para una botella. La consideración respecto de la fortaleza de la marca no tiene que ver con su licitud como signo marcario registrado, pues evidentemente el titular de dicha marca tridimensional no podrá impedir que nadie utilice la figura de racimos de uva en sus etiquetas o en su propaganda. Si otro competidor quiere utilizar también la forma de racimo para su botella de vino, este racimo deberá presentar diferencias radicales como para que no sea confundible con el primero, pero tampoco el primeramente registrado por el mero hecho de que sea un racimo podrá oponerse al segundo".

⁵⁸El ejemplo de las ranuras es sin embargo discutible, pues si las ranuras son meramente ornamentales y no dan ninguna ventaja especial a la rueda ellas pierden el carácter funcional.

⁵⁹En Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., la Suprema Corte estableció que, mientras una marca nominativa y un envase podían tener la capacidad de ser inherentemente distintivas, los modelos de productos (configuraciones) "nunca podrían ser inherentemente distintivos. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte sostuvo que un demandante que buscara la protección de un modelo como marca tridimensional "primero debía establecer que el producto había adquirido significación secundaria (o distintividad)". FEISTHAMEL Karen et al., "Trade Dress 101; Best practices for the registration of product configuration trade dress with the USPTO", The Trademark Reporter, Nueva York, noviembre-diciembre, 2005, p. 1375.

⁶⁰Dictamen N° 4/P/97 de la Sala de Asesores de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay. Citado por Lamas, Derecho de Marcas..., p. 164 y sgte.

⁶¹Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para el seminario sobre "Protección legal de los diseños industriales para los países del Mercosur". Asunción, 31 de marzo de 1997, p. 46.

⁶² Cf. p. 58.

⁶³KERA David y DAVIS Jr. Theodore H., "The fifty-fourth year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946", en The Trademark Reporter, Nueva York, enero-febrero 12002, p. 18.

⁶⁴Bugallo Montaño, p. 34.

⁶⁵OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p.41.

⁶⁶Di Guglielmo, p. 67.

⁶⁷Zavala Rodríguez, p. 52.

⁶⁸No están bien delimitados los ámbitos respectivos de la forma de los productos como marca y de ella como modelo industrial. Hace algunos años el propietario de la marca de una determinada forma de botella se opuso a la solicitud de registro de la misma forma como modelo industrial. La oposición fue rechazada con el argumento de que marca y modelo industrial se regían por leyes distintas. Atendiendo este criterio, cabe preguntar: ¿De qué sirve entonces el registro de la forma de un envase como marca? La cuestión no fue llevada a la instancia judicial.

⁶⁹Lamas, Derecho de Marcas..., p. 165.

⁷⁰Sin embargo, la posibilidad de mantener indefinidamente la propiedad del envase hace más conveniente solicitar su registro en varias clases antes que hacer un solo registro como modelo, pero con una protección limitada en el tiempo.

⁷¹Ad. 9 Inc. f, Ley 868/81.

⁷²Hay autores que identifican los dibujos industriales con los modelos industriales, cuya única diferencia es que los primeros son bidimensionales y los otros tridimensionales.

⁷³Cf. p. 289

⁷⁴DAVIS Jr. Theodore H, "Copying in the Shadow of the Constitution: The Rational Limits of Trace Dress Protection", en The Trademark Reporter, Nueva York, mayo-junio de 1996, pp. 225 y sgte.

⁷⁵Expresa el Art. 2° de la ley 1294/98: "No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas; c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o servicio al cual se apliquen; d) un color aislado: e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio; f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; h) los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero; j) los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley".

⁷⁶Cf. cap. IV.

⁷⁷Cf. cap. V.

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ZAVALA RODRÍGUEZ Carlos Juan, Régimen legal de los dibujos y modelos industriales, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1962.

ÍNDICE

Prólogo

CAPÍTULO I - DERECHO MARCARIO

I. Ubicación

l.       Derechos de propiedad intelectual

2.      Derechos de propiedad industrial

3.      Desplazamiento de los derechos de autor al ámbito industrial

4.      Derecho de marcas

5.      Evolución del Derecho Paraguayo de Marcas

II. Derecho positivo

6. Legislación

III. La Convención Interamericana de 1929

7.      Protección amplia

8.      Quiénes pueden invocarla

9.      Protección de la marca extranjera

10.    Cancelación por falta de uso

11.    Protección del nombre comercial

IV. El Convenio de París

12.    La marca notoria

13.    El arraigo procesal

14.    Prioridad de solicitud

15.    La admisión de la marca "tal cual es"

V. El ADPIC

16. Innovaciones

17.    Medidas auto-ejecutivas

VI. El Protocolo del Mercosur

18.    Vigencia en Paraguay y Uruguay

19.    El valor del uso

CAPÍTULO II - LA MARCA

I. Generalidades

1. Concepto

2. Clasificación

3. Naturaleza, jurídica

4. Funciones

II. Registrabilidad

5. La novedad

6. La distintividad

7. Quiénes pueden ser propietarios

8. La copropiedad

III. Signos que pueden constituir marcas

9.      Una o más palabras

10.    Lemas, emblemas

11.    Monogramas, sellos, relieves, viñetas

12.    Nombres

13.    Vocablos de fantasía

14.    Letras y números con formas o combinaciones distintas

15.    Combinaciones y disposiciones de colores

16.    Etiquetas

17.    La forma de los productos

18.    Envases y envoltorios

19.    Medios o lugares de expendio

20.    El trade dress

IV. Signos que no pueden constituir marcas

21.    Prohibiciones legales

CAPÍTULO III - LA PROPIEDAD DE LA MARCA

1.      Registro

1.      Carácter atributivo

2.      Reconocimiento legal del uso

3.      Funciones del registro

4.      El sistema de clases

5.      El principio de la especialidad

II. Procedimiento de registro 

6.      Presentación de la solicitud   

7.      Publicación

8.      Examen de fondo

9.      Objeción o rechazo

10.    El derecho de prelación

11.    Abandono de la solicitud

12.    Cambios del propietario de la marca

13.    Duración de la protección

14.    Inscripción en la Dirección de Registros Públicos

III. Derechos emergentes del registro

15.    Las    facultades

16.    Alcances de la solicitud

17.    El uso de parte de terceros

IV. Registro de marcas extranjeras

18.    El principio de territorialidad

19.    Procedimiento

20.    La cláusula "tal cual es

21.    Excepciones de la cláusula

CAPÍTULO IV - OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO

I. Mecanismo de impugnación        

1.      Instancia administrativa

II. Causas de oposición

2.      El Art. 2° de la Ley 1294/98

III. Prohibiciones absolutas

3.      Signos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres

4.         Signos engañosos

5.      Distintivos del Estado y demás personas jurídicas de derecho público

6.      Las formas usuales o necesarias de un producto o de su envase

7.      Un color aislado

8.      Signos genéricos y descriptivos

9.      El secondary meaning

10.    Indicaciones geográficas

IV. Prohibiciones relativas

11.    Signos que pueden provocar confusión

V. Apreciación de confusión entre marcas

12.    Circunstancias especiales y relativismo

13.    Criterios aplicables

14.    El riesgo de asociación entre las marcas

VI. Otras causales de oposición por razones subjetivas

15.    Violación de un derecho de autor o de propiedad industrial

16.    Falta de interés legítimo

17.    Signos que identifican a personas

18.    Mala fe

VII. Oposición en virtud de tratados

19.    Convención de Washington

20.    Protocolo del Mercosur

VIII. Procedimiento

21.    Quiénes pueden promover la oposición

22.    Plazos

23.    Apelación administrativa

24.    Resolución ficta  

25.    Demanda contencioso-administrativa

26.    Prosecución de trámites

CAPÍTULO V - MARCA NOTORIA

I. Territorialidad y especialidad

1. Excepciones

II. Protección de marcas notorias

2.      El Convenio de París y el Acuerdo ADPIC

3.      Alcances de la notoriedad

4.      Prueba de la marca notoria

III. La dilución

5.      Su diferencia de la confusión

6.      Características

7.      El aprovechamiento injusto del signo

CAPÍTULO VI - NULIDAD

I. Generalidades

1.      Extinción de la propiedad de una marca

2.      Normas aplicables

3.      Registros nulos y anulables

II. Acción de nulidad

4.      Competencia

5.      Plazo para promoverla demanda

6.      Quiénes pueden ejercer la acción

7.      Acción contencioso-administrativa y nulidad

III. Causas de nulidad

8.      Violación de las prohibiciones del Código Civil

9.      Violación de disposiciones de la Ley de Marcas

IV. Tratados internacionales

10.    Aplicación de la Convención de 1929

11.    Protocolo del Mercosur

V. Otros aspectos

12.    Suspensión de los efectos del registro

13.    Derecho de prelación tras la nulidad de la marca

14.    Nulidad de solicitudes

CAPÍTULO VII - CADUCIDAD

I. El uso de la marca

1.      Signos que no cumplen su función específica

2.      En qué consiste el uso

II. La acción de caducidad     

3.      Demanda de cancelación

4.      Quiénes pueden ejercer la acción

5.      Cuándo procede la demanda

6.      La prueba del uso

7.      Imprescriptibilidad

8.      Efectos de la caducidad

CAPÍTULO VIII - LICENCIA Y CESIÓN

I. Licencia de uso de marca

1.      El contrato

2.      Exclusividad

3.      Restricciones prohibidas.

4.      Control de calidad

5.      Contenido del contrato

6.      Inscripción

7.      Derechos y obligaciones

8.      Franquicia comercial

9.      Efectos de la conclusión del contrato

10.    Sublicencias

II. Cesión de marca

11.    Contrato de transferencia

12.    Inscripción

13.    Otras formas de transferencia

14.    Alcances de la cesión

15.    Nulidad de la transferencia

CAPÍTULO IX - NOMBRE COMERCIAL

I. Concepto

1.      Signos incluidos

2.      Evolución del nombre comercial

3.      Nombre comercial y nombre social

II. Propiedad del nombre comercial

4.      Identificación de una actividad

5.      Primer uso

6.      Registro sucedáneo

7.      Nombre comercial y marca

8.      Diferenciación y prohibiciones

9.      Formas de uso del nombre

10.    Extinción, venta, cesión

11.    Protección de nombre comercial extranjero

12.    Protección a futuro

13.    Extensión territorial de la protección

III. Defensa judicial del nombre comercial

14.    Acción de cese de uso y cancelación

15.    Embargo de productos importados bajo un nombre comercial

16.    Acciones por competencia desleal y por infracción

17.    Uso doloso de un nombre comercial

IV. Conflictos entre nombre comercial y marca

18.    Interferencias

19.    Oposición a una solicitud de marca

20.    Acción de nulidad de marca

21.    Impugnación de un nombre comercial

CAPÍTULO X - OTROS SIGNOS

I. Indicaciones geográficas

1.      Identificación de un lugar concreto

2.      Diferencias con la marca

3.      Irregistrabilidad

4.      Quiénes pueden usar una indicación geográfica

5.      Protección especial para bebidas alcohólicas

6.      Posibilidad de registrar nombres geográficos

7.      El uso de la indicación geográfica

8.      Acción para impedir el uso

II. Marcas colectivas

9.      La titularidad y el uso

10.    Legislación paraguaya

III. Marcas de certificación

11.    Garantía de productos o servicios

12.    Legislación paraguaya.

CAPÍTULO XI - COMPETENCIA DESLEAL

I. Generalidades

1.      La competencia y sus límites

2.      La competencia desleal en la legislación

II. Sistematización

3.      Actos de confusión

4.      Actos de denigración

5.      Publicidad comparativa

6.      Publicidad engañosa

7.      Violación de secretos   

8.      Otros casos de competencia desleal

III. La acción de competencia desleal

9.      Defensa de un bien patrimonial

10.    Ejercicio de la acción

IV. La competencia desleal como delito penal

11.    Tipificación legal

CAPÍTULO XII - INFRACCIONES

I. Generalidades

1.      La vía civil y la vía penal

II. La acción civil por infracción

2.      Cese de uso indebido

3.      Condiciones para el ejercicio de la acción

III. Infracciones previstas por la ley

4.      Aplicación indebida de marca

5.      Supresión o alteración de marca

6.      Fabricación de etiquetas falsas

7.      Relleno de envases con marca ajena

8.      Uso indebido que pueda causar confusión

9.      Uso indebido que pueda causar dilución

10.    Uso indebido sin fines comerciales

IV. Contenido de la sentencia

11.    Cesación dula violación del derecho

12.    Pago de costas, costos e indemnización

13.    Secuestro de los productos en infracción

14.    Prohibición de importar o exportar.

15.    Destrucción de productos y multa

16.    Supresión de la marca

17.    Obligación de proporcionar información sobre terceros.

CAPÍTULO XIII - DELITOS

I. Generalidades

1.      Los delitos en la Ley de Marcas

2.      Acción penal pública

II. Delitos de usurpación de marcas

3.      Falsificación

4.      Adulteración

5.      Imitación fraudulenta

6.      Venta de productos de marca falsificada o imitada

7.      Los delitos de usurpación de marcas en el Código Penal

8.      La ley aplicable es la 1294/98

9.      No es necesario que el delito sea extenso

II. Delitos de competencia desleal 

10.    Las conductas tipificadas

11.    Aplicación de enunciaciones falsas al producto o servicio

12.    Venta de productos o servicios que contengan enunciaciones falsas

13.    Desvío fraudulento de clientela

III. Delito de uso doloso de nombre comercial 

14.    Usurpación del nombre ajeno 

CAPÍTULO XIV - MEDIDAS PRECAUTORIAS

I. Justificación 

1.      Facultad de solicitar medidas al juez

2.      Objetivos de las medidas

II. Las medidas concretas

3.      Cesación inmediata de la infracción

4.      Embargo o secuestro de productos, materiales y máquinas

5.      Suspensión de importación o exportación

6.      Suspensión de los efectos del registro y del uso

7.      Requisitos para el dictado de las medidas

8.      Caracteres

9.      Caducidad

10.    Ejecución de las medidas en Aduanas

11.    El secuestro en el ámbito penal       

CAPÍTULO XV - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN FRONTERA

1.      En qué consisten

2.      Caución del solicitante

3.      Procedimiento

4.      Levantamiento

5.      Inspección de la partida retenida

6.      Prohibición de reexportar

7.      Intervención del director de la DPI

CAPÍTULO XVI - AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO

1.      Límites del monopolio sobre la marca

2.      Importaciones paralelas

3.      Ámbitos del agotamiento

4.      La ley paraguaya

5.      Antecedentes en la jurisprudencia paraguaya

6.      Marcas de servicio

CAPÍTULO XVII - NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

I. La red y el sitio

1.      Internet

2.      Los nombres de dominio

3.      Administración en Paraguay

II. Naturaleza jurídica del nombre de dominio

4.      Otorgamiento de uso por contrato de adhesión

5.      Derecho de propiedad intelectual

6.      Rechazo de la asimilación

III. Conflictos

7.      Falta de legislación

8.      Dominios vs. derechos de propiedad industrial

9.      Sistematización de conflictos entre dominios y marcas

IV. Posibles soluciones

10.    Vigencia extraterritorial

11.    Nombre de dominio que en sí mismo constituye marca

12.    Colisión de legítimos intereses marcarios

13.    Dominio que produce confusión marcaría

14.    Dominio que provoca dilución marcaría

15.    Dominio de sitio en que se ofrecen productos o servicios de marca diferente

16.    Dominio que viola el nombre comercial de un tercero

17.    Dominio sin ánimo de uso de marca ajena

18.    Dominio genérico o descriptivo

19.    Prevención de conflictos

V. Acción penal

20.    Los delitos marcarios

Bibliografía

Apéndice

Ley N° 1.294/98 de Marcas

Clasificación de Niza

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